Прикордонні конфлікти між творами і торговельними марками

Що спільного між веб-дизайнером, художником, фотографом, копірайтером? Можливість отримати позов від власника торговельної марки, яку вони відтворили в творах. Які причини остерігатися використання в творах чужої ТМ? Ми проаналізуємо ризики та приклади з судової практики і розкажемо як уникнути позовів.  

Чи відбувається використання ТМ в творі?

Оскільки використанням ТМ відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) є застосування знаку, що визначається його зображенням та переліком товарів і послуг для яких він зареєстрований, то автор твору не здійснює використання ТМ в момент створення твору, тому що не відбувається «використання» в розумінні Закону.

Власник ТМ має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Судова практика підтверджує можливість пред’явлення позову автору твору, якщо в об’єкті авторського права використано позначення схоже з зареєстрованою ТМ.

Показовою є справа, коли особа на підставі ліцензійного договору з авторами твору розміщувала позначення, яке нібито було схоже з ТМ позивача (російської нафтової компанії), на вивісках та обладнанні на автозаправній станції. (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/4886257)

Підставою позову стала неправомірність використання відповідачем позначення в зовнішньому оформленні АЗС стосовно товарів 4-го класу МКТП, для яких зареєстровано ТМ позивача. Суд прийшов до висновку, що відповідачем здійснено «використання в об’єкті авторського права позначення, схожого до ступеню змішування із знаком, зареєстрованим для товарів і послуг такого ж класу, що є порушенням прав на ТМ, незважаючи на наявність авторського права на таке позначення». Зазначена позиція викладена в Оглядовому листі Вищого господарського суду України від 15.07.2010 р. № 01-08/415.

Неможливо погодитись із зазначеним рішенням суду, оскільки обсяг правової охорони об’єкта авторського права не містить жодних обмежень за ознакою сфери застосування в чинному законодавстві. Таку позицію раніше виклав ВГСУ, намагаючись при цьому пояснити, що ТМ призначені для відрізнення товарів (послуг) одної особи від однорідних товарів (послуг) іншої особи. Якщо ж хтось спробує використати для цього об’єкт авторського права, то таке його пояснення має бути критично оцінено судом, оскільки суд вважає, що це нібито використання твору не за його призначенням (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1802529).

Суд мав виходити з того, що виключне майнове авторське право є видом суб’єктивного цивільного права, обмежити, яке може лише Конституція і закон. Якщо суб’єкт цього права хоче відтворити твір в зовнішньому оформленні АЗС – жоден закон не забороняє йому це зробити, окрім ч. 5 ст. 13 Цивільного кодексу України (ЦКУ) – коли метою використання об’єкта авторського права є недобросовісна конкуренція.

Також суд не дослідив питання дати створення твору відповідачів та дати створення малюнку, який став ТМ позивача. Якщо твір відповідача створений після реєстрації ТМ, це свідчило б на користь неоригінальності і, як наслідок, неохороноздатності твору. Натомість чинне законодавство не містить норми, яка б вирішила колізію між правом особи на використання твору (наприклад, малюнку) і правом власника ТМ на використання позначення, яке дуже схоже на малюнок.

Закон дозволяє використання в творі ТМ без дозволу її власника за умови некомерційного використання, тобто без мети одержання прибутку.

Позиція судів щодо некомерційного використання ТМ є не однозначною.

1) Відповідач зареєстрував доменне ім’я та, як стверджував позивач, використав чужу ТМ в домені та на сайті. Суд відмовив позивачу у задоволенні позову аргументуючи рішення некомерційним використанням ТМ, інформаційним характером веб-сайту, відсутністю доказів використання сайту у підприємницькій діяльності. (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27531147)

Дана справа демонструє позицію суду стосовно правомірного некомерційного використання ТМ в об’єкті авторського права. Для реєстрації доменного імені другого рівня не потрібно мати свідоцтво на ТМ, а тому дії відповідача щодо реєстрації домену були законними та не порушували прав позивача. На нашу думку, некомерційне використання ТМ є доведеним у випадку відсутності доказів отримання прибутку від такого використання.

2) Підміна понять «некомерційне використання ТМ» та «використання» в розумінні Закону призвела до скасування Вищим господарським судом України прийнятих попередніми інстанціями судових рішень. (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/15024744)

Підставами для скасування рішень стало не повне дослідження обставин справи, а саме: чи є використане відповідачами в Інтернеті зображення статуетки тотожним знаку зареєстрованому для рекламних послуг, та чи використав відповідач зареєстрований знак в рекламній інформації щодо особи, господарська діяльність якої пов’язана із підприємництвом.

Розглянувши повторно справу всіма судовими інстанціями, в задоволенні позову відмовлено (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26509002).

Відповідач використав доводи щодо некомерційного використання ТМ в Інтернеті, але суд, призначивши повторну судову експертизу, встановив, що розміщення спірного зображення в Інтернеті не охоплене обсягом охорони, який наданий 16-м, 35-м та 41-м класами МКТП, щодо ТМ позивача. Оскільки відповідач не мав жодного відношення до ресурсів, на яких знаходилось спірне позначення, тому не порушив прав позивача розміщуючи рекламу в Інтернеті.

3) Протилежну думку висловлено судом у справі за позовом забудовника житлового комплексу «НАЗВА» який вимагав стягнути з фізичної особи 14 мільйонів грн. збитків та 1 мільйон грн. моральної шкоди, а суд відмовив в задоволенні зустрічного позову про визнання права на некомерційне використання ТМ (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31407135).

Відповідачем зареєстровано домен для сайту – некомерційного ресурсу, проект ніс винятково інформаційне навантаження, сповіщав заінтересованих осіб (мешканців ЖК «НАЗВА») про новини житлового комплексу та допомагав координації дій мешканців. Реєстрант доменного імені не отримував будь-якої комерційної вигоди від використання знаку, відсутні факти використання знаку господарюючими суб’єктами, не надано жодних доказів отримання прибутку від використання позначення; доказів, що відповідач отримав прибуток від того, що потенційні покупці житлового комплексу відмовились від покупки цієї нерухомості та вирішили купити її у відповідача, хоча відповідач не є продавцем нерухомості, а – лише мешканцем комплексу.  

На нашу думку, відповідач не порушив права позивача на ТМ, адже на сайті мало місце саме некомерційне використання ТМ, втім суд першої інстанції присудив стягнути 14 мільйонів грн. збитків за незаконне використання ТМ. В апеляційній інстанції відповідач уклав мирову угоду – припускаємо, що це сталось під тиском багатомільйонних вимог позивача.

Декілька порад для зменшення ризику позовів.

Враховуючи, що суди не мають однозначної позиції щодо колізії, яка виникає при одночасному використанні схожих об’єктів авторського права та ТМ, які належать різним особам, для зменшення ризику позовів слід врахувати наступне:

1) законодавство України дозволяє третім особам без дозволу власника здійснювати лише некомерційне використання ТМ в своєму творі. Існує безліч способів довести, що використання було комерційне – наприклад, показ банерів на веб-сторінці з чужою ТМ, збільшення відвідувачів веб-сторінки за рахунок появи там чужої ТМ (збільшення трафіку, пошукова оптимізація і популяризація сайту за рахунок розміщення чужих ТМ) тощо.

2) твір можна використовувати в будь-якій сфері застосування, доки ви з власником ТМ не станете конкурентами. Тоді, в силу ч. 5 ст. 13 ЦКУ та Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» ваші посилання на всемогутнє авторське право Антимонопольний комітет України, скоріш за все, проігнорує.

3) пам’ятати, що обсяг правової охорони ТМ одночасно широкий, адже охоплює додатково будь-які позначення, які схожі з ТМ, і вузький, адже стосується лише тих товарів (послуг), які є в свідоцтві. Але якщо ТМ визнано добре відомою – ризик успішного позову через навіть мінімальне використання чужої добре відомої ТМ у себе на сайті великий. Закон забороняє розмивати добре відому ТМ і вважатиме такі дії порушенням.

Якщо у вас є цікаві судові рішення щодо питань, порушених в статті — запрошуємо ділитись ними в коментарях або в соцмережах, дописуючи автору статті і блогу.