Регистрация чужой ТМ: заблуждение или злоупотребление

Торговая марка охраняет возникшую у потребителя ассоциативную связь между качеством товара/услуги и его производителем. Эта связь (узнавание) может возникнуть только в результате использования знака: производства и продажи товаров, оказания услуг, рекламирования и любой другой коммуникации с потребителем.

Закон возлагает на владельца ТМ единственную обязанность: добросовестно пользоваться правами (ст. 17). Во-первых, это означает обязанность использовать знак. Во-вторых, это означает обязанность не злоупотреблять правом на защиту. Получается, что использование обозначения для идентификации производителя товаров/услуг – ключевое условие для возникновения правовой охраны. Создание препятствий для использования идентичных или сходных знаков в ситуации, когда владелец знака сам его не использует (кроме уважительных причин для неиспользования), не должно находится под защитой суда.

Исходная ситуация: иностранная компания зарегистрировала свою ТМ в разных странах, но по каким-то причинам пропустила Украину, хотя её товары/услуги присутствуют на рынке Украины. Тем временем некий субъект регистрирует в Украине фактически чужой знак либо с целью дождаться случая и продать его той иностранной компании, либо использовать для своего дела.

Упаковка для сушеных кальмаров 2006 год

Истец подал иск об отмене ТМ, поскольку путем ввоза и реализации продукции он начал использовать идентичное обозначение раньше даты подачи заявки на ТМ ответчика. Кассация отметила, что нужно выяснить возможность фактического ознакомления с товарами, на которые нанесено спорное обозначение, потребителями этой страны до даты подачи заявки ответчиком.

ВХСУ указал, что путем назначения судебной экспертизы нужно установить, порождает ли спорное обозначение в сознании потребителя ассоциации, связанные с определенным производителем, которые на самом деле не соответствуют действительности, а при позитивном ответе – выяснить факторы, которые на это влияют (постановление ВХСУ от 19 сентября 2006 г. по делу № 21/360). Этот спор описан в п. 6 обзорного письма ВХСУ от 22.01.2007 г. № 01-8/24 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг».

Спустя 10 лет в споре о ТМ «Женский журнал» кассация поддержала такой подход (Постановление ВХСУ по делу № 910/13533/15 от 23.02.2016 г.).В решение Хозяйственного суда г. Киева от 09.10.2015 г. по этому делу (которое ВХСУ отменил) есть удачное описание двух ситуаций, когда возникает опасность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара:

(1) обозначение является ложным – т.е. содержит неправдивые указания о владельце знака или указание другого производителя;

(2) обозначение не является ложным, но может ввести в заблуждение вследствие того, что оно ассоциируется с обозначение, которое до даты подачи спорной ТМ на регистрацию уже было связано с другим лицом (например, известными потребителю коммерческим наименованием, названием компании или знаком).

Подтвердить наличие такой связи, а также её достаточность для установления вероятности введения в заблуждение должны любые доказательства использования, а также узнавание потребителем знака на товаре в качестве указателя на конкретного производителя.

ТМ «ICYNENE» 2017 год

Подходящим вариантом будет норма ст. 6 quinquies Парижской конвенции об охране промышленной собственности: товарные знаки могут быть признаны недействительными, если они могут ввести в заблуждение общественность. К сожалению, в судебном реестре буквально несколько споров, где применяют это положение.

Иллюстрацией упомянутой нормы может стать дело № 761/36968/15: компания из Канады не регистрировала в Украине свою ТМ, но обнаружила, что гражданин зарегистрировал идентичные знаки для однородных товаров без согласия компании.

У владельцев ТМ также есть домен и веб-сайт, чем, по мнению истца, потребителей вводят в заблуждение. Канадская компания подала иск об отмене ТМ и запрете владельцам использовать знак в своей деятельности.

Истец сослался на п. 4.3.1.9. Правил составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг: ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя являются обозначения, которые порождают в сознании потребителя ассоциации, связанные с неким качеством, географическим происхождением товара или с определенным производителем, которые на самом деле не отвечают действительности.

Суд отметил, что истец не просил о назначении судебной экспертизы для установления сходства знаков и не просил признать знак общеизвестным. В итоге Шевченковский районный суд г. Киева в решении от 5 апреля 2016 г. отказал в удовлетворении иска по причине недоказанности истцом известности обозначения и схожести с ним ТМ ответчиков. Апелляционный суд г. Киева определением от 25 августа 2016 г. оставил в силе решение об отказе, поскольку истец не доказал факт незаконной регистрации спорных знаков.

Истец обратился в ВССУ, требуя нового рассмотрения. Кассация указала, что нижестоящие суды не проверили доводы истца об использовании ответчиками знаков, которые принадлежат истцу, что вводит в заблуждение относительно товара или лица, которое изготовляет товар, потому что сайт ответчика создает впечатление сайта официального дилера или производителя товара.

Процитировав ст. 6 quinquies Парижской конвенции и добавив, что степень известности или признания знака в определенном секторе общества входит в перечень факторов, установление которых требует специальных знаний, ВССУ направил дело на новое рассмотрение (определение от 16 августа 2017 года).

Похоже, кассация намекает на судебную экспертизу как метод признания знака общеизвестным на дату ранее, чем поданы знаки украинского владельца. Еще один вариант: сослаться на известное в Украине фирменное наименование истца. После решения ВГСУ по делу «ИНГОССТРАХ» для этого вовсе необязательно вести деятельность в Украине.

Кажется, у этого дела есть хорошие перспективы улучшить судебную практику – будем следить.

ТМ «Halla» и злоупотребление правом 2016 год

Альтернативой не только признанию знака общеизвестным, но и доказыванию, что спорный знак может ввести в заблуждение относительно производителя товара, может стать признание действий ответчика по регистрации фактически чужого знака злоупотреблением правом.

Едва ли не единственный пример упоминания злоупотребления правом при отмене ТМ – решение Соломенского районного суда г. Киева от 14 марта 2016 г. по делу № 760/15975/15.

В деле два основания для отмены ТМ: знак является «ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, услуги либо его изготовителя» и использует известное фирменного наименования истца.

Истец отметил, что действия ответчика по регистрации спорного знака можно расценивать, как попытку использовать репутацию, название и интеллектуальную собственность крупного производителя для собственной выгоды и как злоупотребление правом на регистрацию ТМ.

Наличие такого знака во владении ответчика означает: (1) незаконность ввоза и продажи оригинальных товаров истца, маркированных спорной ТМ; (2) невозможность регистрации истцом знака для своих товаров и услуг в Украине, ведь спорный знак будет препятствием.

Экспертиза установила, что спорный знак схож с известным в Украине фирменным наименованием истца и на дату подачи заявки мог ввести в заблуждение относительно лица, которое изготовляет товары 12 класса и оказывает услуги 35 класса.

Отменив знак ответчика, суд обошел молчанием аргументы истца о злоупотреблении правом на подачу заявки. Хотя здесь было бы уместно квалифицировать действия ответчика как злоупотребление правом.

Судебная экспертиза, опрос потребителей или мнение судьи

В подобных спорах бремя доказывания вероятности введения потребителя в заблуждение возложено на истца. По традиции, суд переадресует этот вопрос судебной экспертизе, а в решении вместо мотивированной оценки всех доказательств находим косвенное цитирование экспертизы.

Мне бы не хотелось, чтобы мнение суда подменялось мнением эксперта. В решении хочется видеть самостоятельную оценку судом совокупности доказательств (когда экспертиза, мнение специалиста, соцопрос не будут первой скрипкой в аргументации, а лишь обычным доказательством).

На мой взгляд, нужно отделить круг вопросов, которые устанавливает эксперт и вопросы, на которые отвечает социологическое исследование. Если речь идет о схожести обозначений (по критериям фонетики, семантики и графики) – это вопрос для эксперта. Если об оценке восприятия потребителями обозначений – более уместен опрос целевой аудитории потребителей (эксперт может вообще не быть потребителем этого товара/услуги).

Также суд может применять более подходящие способы защиты. Например, отменить охрану ТМ, если регистрация таковой ответчиком признана злоупотреблением правом (установив, что заявитель не мог не знать о том, что знак принадлежит истцу в ряде стран, а товары, обозначенные знаком, продаются в Украине). Конечно, для этого нужно поменять отношение к торговой марке: для защиты первичным должно быть использование знака и появление той самой ассоциативной связи и репутации среди потребителей.

Если обзор понравился – поделитесь им и подписывайтесь на наш блог.