Автомобиль как торговая марка и trade dress

Две, на первый взгляд, не связанные новости из мира автомобильных торговых марок появились на этой неделе: отказ в регистрации внешнего вида лондонского такси и подача иска о незаконном копировании внешности автомобиля в игре «Call of Duty».Нам показалось, что оба дела иллюстрируют разные подходы к защите дизайна, потому решили рассказать о них и пофантазировать, как бы это происходило в Украине.

Начнем с cab. Апелляционный суд оставил в силе решение по делу  The London Taxi Corporation v Frazer-Nash. Это иск об отмене объемного знака, зарегистрированного в октябре 1998 года для автомобилей (две ТМ – одна общеевропейская, вторая – британская).

Два ключевых момента: (1) кто потребитель автомобилей такси и (2) оценка изначальной и приобретённой различительной способности.

Можно ли отнести пассажиров, на ряду с водителями, к потребителям такси для целей оценки различительной способности? Ранее судам приходилось разделять понятия «consumer» и «end user» в спорах о ТМ. Суд пришел к выводу, что пассажиры такси тоже могут быть отнесены к категории потребителя, ведь потребитель не всегда тот, кто покупает товар, но и тот, кто пользуется им.

Мне нравится, что правильное определение круга потребителей товара (в зависимости от его свойств, особенностей продажи и использования) становится решающим в судебной практике оценки схожести знаков и различительной способности.

Внешний вид лондонского кэба не имеет «врожденной» различительной способности, поскольку не имеет существенных отличий от стандартов этой группы товаров.

Дизайн черного кэба не приобрел различительную способность по трем причинам:

(1) потребители обычно не воспринимают форму товара как указание на производителя;

(2) пассажиры, как потребители услуг такси, будут обращать внимание, прежде всего на компанию, которая оказывает услуги перевозки, а не на производителя автомобилей, на которых они ездят;

(3) пассажиры знают, что лицензированное такси в Лондоне выглядит как черный кэб, потому знак не ассоциируется с конкретным производителем машин.

Это еще одно дело, подтверждающее тренд очень высоких требований к регистрации внешнего вида товара в качестве объемного знака в ЕС (начиная с отказа зарегистрировать бутылки Coca-Cola и заканчивая сумочками luxury брендов).

Ранее мы рассказывали, чем закончились попытки зарегистрировать объемную ТМ в виде кузова Range Rover Evoque в Украине и ЕС (полуспойлер – прямо противоположные решения).

Владение объемной ТМ на внешний вид кэба позволило бы лицензировать выпуск игрушечных моделей и судится с игроделами. Хотя отсутствие ТМ – не препятствие, чтобы защищать внешний вид узнаваемого автомобиля, об этом следующее дело.

Теперь о Hummer. Компания AM General обратилась в суд к Activision Blizzard с обвинением в незаконном использовании торговой марки, trade dress, размывании репутации бренда и компании, «false designation of origin» и и др. (чтение 54 страниц искового скрасит дождливый вечер).

В компьютерной игре «Call of Duty» есть модели автомобилей, которые много лет производит и продает истец. Речь идет о HUMVEE, более знакомый нам как «Hummer», которых выпущено почти 280 000 штук.

У AM General нет объемной торговой марки на внешний вид «Hummer», но есть зарегистрированный в США trade dress, который выглядит вот так:

Истец сослался на судебные споры с производителями игрушечных автомобилей, которые копировали дизайн Hummer (General Motors Corp. & AM General, LLC v. Lanard Toys, Inc. 2006) Истец неоднократко лицензировал использование Hummer trade dress для изготовления разных товаров (не только игрушечных машин) и появления в компьютерных играх: «Assault», «Delta Force — Black Hawk Down» и «Operation Flashpoint: Red River».

Иск содержит иллюстрированное описание каждого появления  Hummer в игре «Call of Duty», которое завершается выводом, что использование узнаваемых черт дизайна автомобиля занимает важное место в геймплее и относится к «key selling feature of the game».

Ответчик даже успел продать лицензию на производство игрушечных машинок Hummer по мотивам своей игры – судя по фото в иске, получились крутые модели!

По мнению истца, ответчик получил более  5 млрд. долларов дохода от продажи игр и изделий с использованием дизайна Hummer.

Коль скоро словесные ТМ истца зарегистрированы для настоящих и игрушечных автомобилей, но не для компьютерных игр, краеугольный камень в обвинении – ответчик действовал с намерением получить прибыль от использования репутации истца и обманывал потребителей, создавая ложное впечатление о коммерческой связи между компаниями.

Основное нарушение: (1) копирование отличительных элементов зарегистрированного trade dress автомобиля, вследствие чего истец не получил прибыль в виде лицензионных платежей (2) недобросовестная конкуренция и (3) размывание, т.е. уменьшение различительной способности trade dress среди потребителей, которые перестанут ассоциировать внешний вид Hummer с истцом как производителем товара.

Дело может стать landmark case в индустрии, а мы будем следить за развитием событий.

Хотя получить охрану для внешнего вида товара как объемного знака в Украине значительно легче, чем в ЕС, можно смоделировать основания для аналогичного AM General LLC v. Activision Blizzard Inc иска в Украине при отсутствии ТМ.

Допустим, что на замену trade dress у истца есть патент на промышленный образец – внешний вид автомобиля. Ответчику достаточно не использовать один из существенных признаков промобразца, чтобы избежать ответственности за нарушение патента. Появление индивидуального характера дизайна (ч. 2 ст. 213 Соглашения об ассоциации с ЕС) способно дать владельцу патента больше шансов при защите от заимствования отличительных признаков.

Хотя права владельца патента касаются изготовления продукта, в котором воплощен промобразец, а многотонный кусок металла и невесомые тысячи строк кода не очень то и похожи – как продукты.

В ст. 6 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» сказано, что копированием внешнего вида изделия является воспроизведение внешнего вида изделия другого субъекта и введение его в оборот без однозначного указания производителя копии, что может повлечь смешение с деятельностью другого субъекта.

Можно пофантазировать, что АМКУ увидит в этом если не копирование внешнего вида по ст. 6, то хотя бы действия, которые противоречат торговым и другим честным обычаям в предпринимательской деятельности по ст. 1. Однако с т.з. практики применения этого закона, производитель военных машин и производитель компьютерных игр вряд ли являются конкурентами. Получается, что у такого иска в Украине нет шансов – или у читателя другое мнение?

Напоследок — экзотический способ защиты: иск о нарушении авторских прав на персонаж. В знаменитом деле о защите внешнего вида batmobile DC Comics v Mark Towle 2015, правообладатель успешно запретил предпринимателю изготовлять и продавать настоящие машины с дизайном в стиле бэтмобилей.

Если пост понравился – поделитесь им и подписывайтесь на наш блог.