Додай назву фармвиробника до чужого знаку

В фармбізнесі існує перевірений рецепт утворення назви лікарського засобу (ЛЗ): взяти міжнародну непатентовану назву (МНН) діючої речовини і додати до неї розрізняльну частину назви виробника. Будь який виробник може використовувати МНН, а щоб споживач відрізняв парацетамол одної фармкомпанії від парацетамола іншої – вказувати назву виробника.

Наразі визнано більше ніж 8500 МНН, тому обирати є з чого, а головне – немає підстав для конфліктів щодо торговельних марок. Така назва ЛЗ не пов’язується в свідомості споживачів з конкретним виробником, а є скоріше вказівкою на сам лікарський засіб.

Однак все частіше в Україні трапляються ситуації, коли виробник ЛЗ запозичує чужого торговельну марку або імітує чужий знак, додавши до нього частину назви фармкомпанії. Судова практика в подібних спорах останнім часом суперечлива.

П’ятирічний двобій

Класичний приклад такого спору – справа № 910/6197/13 між Берлін-Хемі (Менаріні Груп) та ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», яка почалась в 2013 році, а закінчилась лише в 2018. Іноземний виробник є власником торговельної марки «Еспумізан» (Свідоцтво на знак № 25612), а український виробник зареєстрував ЛЗ «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ’Я» на підставі Свідоцтва на знак №170776.

Позивач вважав, що позначення, яке відповідач використовує для ЛЗ:

(1) схоже настільки, що його можна сплутати з більш раннім знаком позивача і

(2) вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Рішення господарського суду м. Києва від 11.12.2013 р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.09.2015 р. скасовано Постановою ВГСУ від 16.02.2016 р., а справу передано на новий розгляд.

Традиційно у справі було декілька судових експертиз, але найцікавіше – пояснення семантики слова «ЗДОРОВ’Я». Спершу «здоров’я» означає природний стан організму, що характеризується його врівноваженістю і відсутністю будь-яких хворобливих змін. Потім експерт вказав, що слово «здоров’я» ідентифікує виробника ЛЗ, оскільки є частиною фірмового найменування.

На другому колі розгляду господарський суд м. Києва рішенням від 21.03.2017 р., яке залишено в силі постановою Київського апеляційного господарського суду від 27.06.2017 р. скасував реєстраційні документи на ЛЗ та виключив ЛЗ з державного реєстру. Також суд заборонив відповідачу використовувати і зобов’язав усунути позначення ЕСПУЗІН з ЛЗ власного виробництва.

В позові відсутня вимога про визнання недійсним Свідоцтва №170776, оскільки його власником є не відповідач, а ТОВ «Фармацевтична Група «Здоров’я». Апеляція вказала, що позивач правомірно звернувся з позовом саме до відповідача, оскільки предметом позову є заборона використовувати позначення як назву ЛЗ, виробником якого є відповідач, а не як торговельну марку.

ВГСУ постановою від 03.10.2017 р. залишив рішення в силі, а Верховний суд ухвалою від 14.02.2018 р. відмовив у перегляді.

Висновок: додавання до чужої ТМ частини назви своєї компанії: не робить знак принципово іншим і вказує споживачу на власника більш раннього знаку (якщо марка відома на ринку).

Асоціативне уявлення?

Другий спір – конфлікт між українськими виробниками: ПАТ «Лекхім», як власник ТМ Реналган (Свідоцтво № 15785) проти ПАТ «Фармстандарт-Біолік» з ТМ «Ренальган-Біолік» (Свідоцтво № 182084).

Господарський суд м. Києва рішенням від 19.09.2016 р. цілком очікувано задовольнив позов про визнання недійсним свідоцтв на знаки відповідача та скасування реєстраційних документів на ЛЗ. В обґрунтування рішення покладені результати судової експертизи.

Відповідач як доказ виникнення права попереднього користування посилався на «Временную фармакопейную статью» від 29.04.1996 р., однак суд вказав, що з її змісту не можна встановити, що відповідач у розумінні ст. 500 ЦКУ добросовісно використовував позначення «РЕНАЛГАН» в Україні або здійснив значну і серйозну підготовку для такого використання.

Фармакопейні статті все частіше фігурують у спорах щодо фармацевтичних брендів – ми писали про авторське право на науково-технічний письмовий твір щодо ЕНТЕРОСГЕЛЯ.

Апеляція призначила повторну експертизу, результати якої дещо здивували. Позначення не схожі і не здатні ввести споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар. Зокрема, у відповіді вказано, що знак «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» може викликати у споживача асоціативне уявлення про особу, яка виробляє товари 05 класу МКТП, а саме про ПАТ «Фармстандарт-Біолік».

Керуючись цим Київський апеляційний господарський суд постановою від 08.02.2018 р. відмовив в задоволенні позову.

Невже додавання частини назви юридичної особи – виробника ЛЗ достатньо, щоб у споживача не виникла імовірність сплутати джерело походження ЛЗ? Якщо компанія «Газовані напої ПРИВІТ» захоче випускати газовані напої під знаком Coca-Cola і подасть заявку на ТМ «COCA-COLA ПРИВІТ», за такою логікою має отримати правову охорону.

Аби певний словесний елемент, доданий до чужої торговельної марки міг безпомилково інформувати споживача про іншого виробника, розрізняльна здатність такого слова має як мінімуму перевищувати розрізняльну здатність чужої ТМ. Якщо серед споживачів певного товару позначення є відомим і асоціюється з одним виробником (власником ТМ), то просте додавання до такого знаку частини назви конкурента навряд чи «поламає» існуючий асоціативний зв’язок.

Окреме питання – як правильно визначити коло споживачів ЛЗ? У Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг 2014 р. та методиках судової експертизи, імовірність введення в оману досліджуються через критерій «пересічного споживача», однак окремо не виділяється споживач лікарських засобів та ступінь його уваги.

Рік тому ми розмірковували про те, хто є споживачем рецептурного ЛЗ. Катерина Сопова торкається цих питань в статті «Знак для товарів і послуг – назва лікарського засобу як об’єкт дослідження судової експертизи» та в другій частині статті.

Якщо знак є відомим на ринку, то купівля споживачем ЛЗ іншого виробника, на який нанесено чужий знак, може спричинити зменшення продажу ЛЗ (особливо, якщо власник ТМ доведе, що споживач при виборі орієнтуються на ціну, а вартість ЛЗ конкурента нижча). Це дає підстави для відшкодування упущеної вигоди, а якщо довести «розмивання» знака (наприклад, зменшення розрізняльної здатності, коли споживач перестає асоціювати знак з певним виробником) – майнової шкоди репутації знака і його власника.

Слідкуватимемо за розвитком судової практики, адже подібних спорів наразі декілька в господарських судах.

Якщо пост сподобався — поділіться ним і підписуйтесь на наш блог.