Серія торговельних марок: огляд судової практики

Вперше з поняття «серія знаків» я познайомився років 10 тому, коли шукав спосіб довести, що конкурент зімітував стиль етикеток. Не повторивши жодного словесного елемента етикетки і змінивши зображувальні елементи композиції, якщо поставити товари поряд споживач міг подумати, що це продовження асортименту оригінальних товарів.

Раніше ми розказали як McDonald’s відвойовує право на буквосполучення «Mc» или «Mac» завдяки концепції сімейства торговельних марок (або серії знаків). Суд вказав, що поєднання словесного елемента «Mac» з видовою назвою напою здатне викликати асоціацію з сімейством торговельних марок, що належать McDonald’s.

Якщо оцінювали широту обсягу охорони, то серія торговельних марок знаходиться умовно посередині між самотньою ТМ і добре відомим знаком. Судова практика України як мінімум 10 років використовує поняття «серія знаків» і ми розглянемо декілька справ (усього їх більше двох десятків).

НЕАD&SHOULDERS

В далекому 2008 р. суд процитував експерта, який процитував класичний посібник О.Д. Левічевої 2006 р. щодо серії знаків: «Сильні елементи словесних позначень оригінальні, не мають описового характеру. Часто сильний елемент використовується як основа серії торговельних марок одного заявника (власника), утвореної шляхом приєднання до сильного елемента різних формантів».

Суд погодився, що відповідач створив серію торговельних марок на основі використання знака «НЕАD&SHOULDERS» як сильного елемента, наслідком чого було продовження серії знаком «НЕАD&SHOULDERS OCEAN ENERGY».

Експерт пояснив, що у складі знаку «HEAD&SHOULDERS OCEAN ENERGY» елемент «HEAD& SHOULDERS» є сильним, оскільки цей елемент є повторюваним у багатьох знаках, які належать відповідачеві. Отже, він запам’ятовується споживачеві найшвидше і найбільше. Суд погоджується, що частина знака «HEAD&SHOULDERS», яка стійко асоціюється у свідомості споживача з конкретним виробником, є сильним елементом знака.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 18.06.2008 р. у справі № 21/696 в задоволенні позову відмовлено.

COSMO

Незважаючи на фонетичні відмінності знаку «COSMONEWS» від слова «COSMOPOLITAN» та серії знаків «COSMO», яка утворена від цього слова, повне входження сильного елемента серії знаків у знак «COSMONEWS» вказує на існування можливості введення в оману споживача щодо особи, що пропонує товар або послугу.

Суд пояснив, що збереження розрізняльної здатності та притаманної знаку цінності як переваг для його власника є об’єктом захисту: «Якщо споживач може змішати товари, дистинктивна функція знаку не працює і споживач може не купити той товар, що він хоче. Це погано для споживача, однак також погано для власника знаку, що втрачає обсяг продажів».

Рішенням господарського суду м. Києва від 30.01.2012 р. у справі № 39/15 свідоцтво на знак відповідача визнано недійсним, оскільки реальною є думка про те, що це позначення є продовженням серії знаків позивача.

Black Jack v Jack Daniel’s

У позові про визнання недійсним патенту на промисловий зразок «Комплект етикеток «Black Jack» об’єднання двох ТМ позивача у серію знаків мало істотне значення. Експерт встановив, що використання промислового зразка шляхом його застосування як етикетки для алкогольного напою може ввести в оману щодо особи, яка виробляє такий товар, та щодо товару, оскільки здатне породжувати помилкові асоціації із позивачем та належною йому серією торговельних марок.

Доказів свідчить про те, що видача патенту на промисловий зразок «Black Jack» відбулася з порушенням прав позивача на ТМ (рішення господарського суду м. Києва від 18.04.2017 р. у справі № 910/420/16).

Три основні способи створити серію знаків:

(1) обрати сильний, але короткий словесний елемент і додати інші словесні елементи, як правило описові або з низьким рівнем розрізняльної здатності.

Приклади: словесне позначення «ESCADA» є сильним елементом шести знаків позивача і є основою для створення серії знаків, а підставою асоціації знака відповідача «ЕSСАРАDЕ» із знаками позивача є збіг словесних позначень (постанова Київського апеляційного господарського суду від 17.06.2009 р. у справі № 12/174).

Суд достроково припинив дію ТМ «DIPLOMAT», оскільки вона є схожою із серією знаків «DIPLOMATICO», які належать позивачу (рішення господарського суду м. Києва від 31.08.2015 р. у справі № 910/2787/15).

(2) обрати початкову частину словесного елементу і створити нові позначення, використовуючи як спільний початок, який вказує на їх походження та належність одній особі.

Класичний приклад: лінійка брендів для продукції компанії Apple, поєднана початковою літерою «i» («iMac», «iPod»,  «iTunes», «iPhone»). Почитати про історію захисту серії ТМ в США з 1955 р.

Український приклад: знак в цілому асоціюється із серією знаків із початковою частиною О-”, та є схожим настільки, що його можна сплутати із серією знаків позивача (постанова Київського апеляційного господарського суду від 29.10.2009 р. у справі № 39/51)

(3) обрати зображувальний елемент і на його основі створювати комбіновані позначення додаючи слабкі словесні елементи, або додавати зображувальні елементи.

В спорі Carolina Herrera, Ltd v. Lacoste 2014 в Сингапурі позивач вважав, що знак «212» є об’єднуючим елементом серії знаків (212 ON ICE, 212 VIP, 212 SEXY, 212 BY CAROLINA HERRERA). Однак у позивача не було самостійної ТМ «212», а лише знаки, де цифра була одним із елементів і суд відмовив у захисті.

Щоб отримати захист серії знаків, необхідно стати власником декількох торговельних марок, які мають спільний сильний словесний або зображувальний елемент. Як свідчить практика, найскладніше – довести, що спільний елемент є сильним, а не загальновживаним чи описовим.

Із останніх українських спорів про серію – рішення господарського суду м. Києва у справі № 910/13539/16 від 01.08.2017 р., де відповідач вказував, що є власником серії (родини) знаків і комерційних позначень зі словесним елементом «Fashion week».

Індустріальне застосування сері знаків широке: від фармацевтичної галузі, продуктів харчування і напоїв до побутової електроніки та luxury товарів.

Якщо пост сподобався – поділіться ним і підписуйтесь на наш блог.