Право Китаю і ліцензійний договір на торговельну марку

Ви часто зустрічали рішення, де український суд застосував право Китаю? Справа № 911/2674/17 може подарувати нам цікавий приклад не лише застосування права іншої країни, але і спроби вирішити колізійні питання при укладенні ліцензійних договорів щодо міжнародних торговельних марок одразу на декілька країн і зверненні за захистом в Україні.

Китайська компанія є власником кількох міжнародних ТМ і виробляє смартфони. Вона уклала з іншою китайською компанією ліцензійний договір, який підпорядковано праву Китаю щодо знаків, охорона яких діє, зокрема, на території України.

Ліцензіат звернувся з позовом до імпортера телефонів про заборону розповсюджувати товари, подані до митного оформлення на території України, та вилучити з цивільного обороту і знищити товар.

Суд вказав, що в тексті договору відсутній перелік ТМ, права на які надані позивачу, а знаки не були зареєстровані на дату укладення договору. Суд вирішив, що така умова суперечить ст. 1109 Цивільного кодексу України, тому права на знаки не передані ліцензіату.

Позивач не розгубився і послався на витяги із законодавства Китаю про договори. У відповідь суд знайшов на сайті ВОІВ Закон КНР «Про товарні знаки (марки)» від 23.08.1982 р., який містить припис стосовно необхідності реєстрації ліцензійної угоди. Позивач не надав суду докази реєстрації ліцензійної угоди.

Тут на сцені з’явився квазідоговір, точніше – лист від власника ТМ і позивача, в якому вони розповідають про наявність квазідоговору. Нібито пізніше його замінив той ліцензійний договір, який спочатку фігурував у справі.

Втім, позивач не надав суду примірник квазідоговору, бо на час розгляду справи він не зберігся. Суд не міг дослідити зміст договору, встановити способи використання, територію та строк, на які надаються права, тому визнав твердження позивача недоведеними.

Листи ліцензіара і ліцензіата, в яких вони пояснюють свою афілійованість, суд відхилив, адже майнові права на ТМ можуть бути передані за ліцензійним договором, який є дійсним, якщо укладений у письмовій формі. Зрештою господарський суд Київської області рішенням від 28.11.2017 р. відмовив у задоволенні позову.

Апеляція з’ясувала, що за умовами ліцензійного договору позивачу надано невиключне право вживати будь-які дії для припинення порушень, право почати будь-яку юридичну процедуру або захід, в тому числі без судового розгляду, безпосередньо або шляхом доручення адвокатам видавати листи і/або вживати дії.

Ліцензіат видав довіреність ще одній іноземній компанії з повноваженням розслідувати та збирати докази порушень, захищати права власника ТМ. Іноземна компанія, в свою чергу, видала довіреність українському громадянину, який подав позов від імені ліцензіата.

Наведених цитат з договору виявилось достатньо, щоб Київський апеляційний господарський суд постановою від 19.03.2018 р. скасував рішення суду першої інстанції і задовольнив позов.

Справа потрапила у Верховний суд, який 10.07.2018 р. скасував рішення обох інстанцій і направив її на новий розгляд, зауваживши, зокрема, що:

(1) апеляційний суд залишив поза увагою те, що Ліцензійна угода підпадає під дію законів Китаю та безпідставно застосував до спірних правовідносин норми ЦК України, якими врегульовано питання укладення та чинності ліцензійних договорів.

Слово «безпідставно» нібито не залишає суду шансів застосувати до договору право України, хоча є застереження про публічний порядок (ст. 12 Закону України «Про міжнародне приватне право»). Закон вимагає застосувати право, яке має найбільш тісний зв’язок з правовідносинами або право України, якщо застосування норми права іноземної держави призводить до наслідків, явно несумісних з основами правопорядку.

Як пише Ф.К. Беєр «право, що застосовується до договору, не регулює ту частину договірних відносин, яка виведена з-під договірного регулювання і підпорядковується законам тієї країни, в якій отримана охорона об’єкта інтелектуальної власності з причин публічного порядку або внаслідок територіального характеру дії прав» (Beier F. K. Conflict of Law Problems of Trademark License Agreements // International Review of Industrial Property and Copyright Law. 1982. Vol. 13.).

Немає нічого дивного в тому, що два резиденти КНР застосували до договору право Китаю. Укладаючи ліцензійний договір сторони очікують, що суд, який буде розглядати спір, застосує обране право, тоді як суди схильні застосувати lex fori через територіальність охорони торговельних марок.

Питання в тому чи має застосовуватись право України до ліцензії в частині не лише надання права на використання ТМ, які діють в Україні, а і захисту від дій третіх осіб? Чи визнає суд, що наявність правової охорони знаку на території України свідчить про найбільш тісний зв’язок з цим правопорядком або за сукупністю ч. 3 ст. 32 і ст. 44 Закону обере право країни ліцензіара?

(2) судам слід встановити, чи підлягала обов’язковій реєстрації за законодавством Китаю Ліцензійна угода, та, за відсутності такої реєстрації, з’ясувати, чи впливає зазначене на чинність прав, наданих за Ліцензійною угодою, зокрема, на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

Припустимо суд вирішив питання про право, яке регулює відносини сторін договору. Якщо це право України, тоді відсутність реєстрації не впливає на дійсність договору. Якщо право Китаю, здається, це вдалий момент застосувати новий процесуальний інструмент – висновок експерта у галузі права щодо змісту норм іноземного права (ст. 108 ГПК України).

В Китаї був штраф, якщо сторони не зареєстрували ліцензійний договір протягом 3 місяців після укладення, але в 2002 р. цю норму скасували. Ще одна вимога – реєструвати ліцензію на кожен знак окремо, але можна надати скорочену версію договору.

Складання ліцензійного договору, що діятиме одночасно в декількох юрисдикціях – одне з найскладніших завдань IP юриста. Наприклад, в США ліцензіар відповідає за дефектний товар, який продає ліцензіат, якщо ліцензіар брав істотну участь в розробці, виробництві та просуванні товару (Torres v. Goodyear Tire & Rubber Co. 1990). Для мінімізації цих ризиків використовують страхування відповідальності за якість продукції.

Практика підказує єдину універсальну пораду: якщо є можливість укласти один ліцензійний договір в рамках одної країни – робіть саме так. Через принцип територіальності охорони ТМ право, що має найбільш тісний зв’язок – це право країни, де охороняється торговельна марка.

Оскільки всі основні умови ліцензійного договору підпорядковуються праву тієї держави, де зареєстровано ТМ, саме цьому праву має підпорядкуватись ліцензійний договір. Саме в цій країні власник ТМ буде вживати заходи щодо продовження знака, а ліцензіат – щодо використання і захисту від порушень третіми особами.

Закони про МПП дозволяють підпорядковувати частини договору праву різних країн. Якщо потрібен один ліцензійний договір одразу на декілька юрисдикцій, можна підпорядкувати ліцензію по принципу – право країни, де буде використовуватись торговельна марка.

В ситуації, коли місцезнаходження ліцензіата і місце використання торговельної марки не співпадають, виходячи з критерія найбільш тісного зв’язку, можна обрати право тієї країни, в якій ТМ використовується. Такий підхід дозволить уникнути конфлікту між двома правовими системами: тією, що регулює весь договір і тією, де охороняється ТМ і де вимагається її захист (Chao C.G. Conflict of Laws and the International Licensing of Industrial Property in the United States, the European Union and Japan).

Найскладніша ситуація: ліцензійний договір, предмет якого – торговельні марки в різних країнах і сторони не обрали право, що регулює договір. Якщо читачів зацікавлять питання колізійного регулювання міжнародних ліцензійних договорів, ми повернемось до нього в одній із наступних публікацій.

Якщо пост сподобався – поширюйте його і підписуйтесь на наш блог.