Замкнутый круг права преждепользования на ТМ

Может ли бывший владелец ТМ защищаться от претензий лица, которому он продал эту ТМ ссылками на право преждепользования? Этот вопрос возник в деле №906/395/16 и о нем я сегодня расскажу.

В 2015 году компания продала ряд в т.ч. ТМ «Золоте кільце Golden Ring» другому лицу. Новый владелец ТМ заключил с еще одной компанией лицензионный договор и предоставил неисключительную лицензию в отношении этих ТМ.

В 2016 г. лицензиат обнаружил, что первичный владелец ТМ производит продукцию с похожими или идентичными знаками и подал иск, требуя запретить использование ТМ; прекратить изготовление и продажу товара; уничтожить конфеты и печенье с похожими этикетками.

Хозяйственный суд Житомирской области удовлетворил исковые требования (решение от 31.03.2017 г.) только в части запрета использовать ТМ «Golden Ring», а Ровенский апелляционный хозяйственный суд отменил его и полностью отказал в удовлетворении иска (постановление от 08.06.2017 г.). Дело попало в кассацию и ВХСУ постановлением от 07.11.2017 г. оставил в силе постановление апелляции.

Ответчик предоставил суду документы, которые подтверждают, что с 2001 г. он совершил значительную и серьезную подготовку к использованию спорного знака – утвердил рецептуру печенья под названием «Золоте кільце» в дегустационной комиссии (предоставил копии советующих документов).

В 2003 г. ответчик подал на регистрацию идентичную ТМ, передал права на знак. Также в деле фигурирует ТМ 2013 года и дальнейшая аргументация касается этого знака, которым тоже первоначально владел ответчик.

Суд апелляционной инстанции процитировал фрагмент из Обзорного письма ВХСУ от 22.01.2007 г. № 01-8/24 о том, что нет ограничений касательно субъекта права преждепользования, хотя в том деле совсем другие обстоятельства. В споре из Обзорного письма суд оценивал у кого возникло преждепользование: у украинской компании, которая импортировала и продавали лекарства или у иностранной компании, которая производила и продавала украинской компании эти лекарства.

ВХСУ уточнил, что разновидности фактической реализации права преждепользования совпадают с формами использования ТМ для владельца свидетельства. Руководствуясь этим, кассация признала право преждепользования у украинской компании, которая продавала лекарства. Попутно обозначился вопрос о том, может ли субъект права преждепользования выходить за пределы способов и объема использования на момент подачи заявки на ТМ.

Вернемся к делу №906/395/16. Право преждепользования на ТМ возникает из факта использования обозначения до даты подачи заявки на ТМ третьим лицом. Речь идет не только об идентичном, но и схожем до степени смешения обозначении (п. 2 Обзорного письма ВХСУ от 13.07.2005 г. № 01-8/1234).

ВХСУ согласился, что ответчик доказал возникновение у него такого права в отношении спорного знака. Единственный способ передать другому лицу право преждепользования – вместе с предприятием или деловой практикой (ст. 500 ГКУ). Истец не доказал, что при покупке ТМ он приобрел часть предприятия или деловой практики первичного владельца, которое включало бы право преждепользования.

Главный источник доказывания перехода права преждепользования вместе с предприятием – споры о т.н. советских торговых названиях, которых совсем мало и о главных мы недавно рассказали.

Вот как звучит ключевой вывод: «… с момент первичной регистрации свидетельства ответчика, его право преждепользования не нивелировалось и не исчезло».

Получается, что если компания начинает использование некоего обозначения для своих товаров/услуг, а потом регистрирует это обозначение как ТМ, у него возникает право преждепользования. Это явно противоречит логике возникновения этого права – всегда предполагается два лица: первое начало использовать, а второе зарегистрировало его позже.

Какой смысл признавать за один и тем же лицом право преждепользования на один и тот же знак, если у него нет конфликта с другим лицом?

Неужели суд имел в виду ситуацию, когда бывший владелец ТМ может защищаться правом преждепользования от претензий нового владельца ТМ? Такой подход фактически уничтожает торговую марку – наличие двух разных не связанных производителей одного товара с одинаковым или схожим обозначением разрушат дистинктивность знака.

Пусть потребители не знают точное название владельца ТМ или производителя товара, но смысл охраны ТМ в том, что для потребителя знак на товаре – указание на источник, который производит качественный товар, ассоциируется с некими свойствами, обладает репутацией и вызывает эмоции. Если сосуществуют два независимых источника товаров для идентичного знака в конце концов это приведет к потере различительной способности ТМ (мы рассказывали о деле «Тамянка»).

Преждепользование – защита добросовестного предпринимателя, а если владелец продал знак и продолжает его использовать вопреки сделке, о какой добросовестности может идти речь? В украинской судебной практики хватает интересных историй о праве преждепользования на ТМ и на другие объекты, так что stay tuned and to be continued …

Если пост понравился – поделитесь им и подписывайтесь на наш блог.