Немає збитків, якщо власник не використовував ТМ

Спорів про стягнення збитків за порушення ТМ небагато, тому ми звернули увагу на справу № 910/398/17, в якій суд вказав, що позивач не використовував ТМ, тому споживачі не могли сплутати товари відповідача із товарами позивача, що виключає завдання збитків.

Власник ТМ для товарів 16 класу (газети, журнали) уклав ліцензійний договір. Через деякий час ліцензіат виявив, що відповідач видає газету, назва якої схожа з ТМ і надіслав вимогу припинити порушення. Відповідач запропонував переговори щодо продажу знаку, оскільки ліцензіат фактично не використовує позначення. Доволі дивна пропозиція, адже ліцензіат не має права продавати торговельну марку.

Ліцензіат знову надіслав претензію і додав вимогу про збитки в розмірі 800 000 грн за використання ТМ, але відповідь не отримав. Ще одна деталь – ліцензіат почав видавати газету з ТМ після того як відповідач активно видав свою газету.

Зрештою ліцензіат подав позов з вимогами припинити порушення і стягнути збитки у сумі 2 212 645 грн. Цей розмір він отримав помноживши тираж газети Відповідача на його вартість (3,05 грн).

Хоча такий спосіб підрахунку збитків небезпідставно критикується (стаття Інни Поліщук про вади принципу: 1 контрафактний примірник витісняє з ринку 1 оригінальний), припускаю, що в цьому випадку прибуток порушника несуттєво відрізнявся від прибутку ліцензіата.

Оскільки позивач не визначив, яке саме порушення прав він вимагає припинити; не вказав особу, яка порушує його права, та не визначив спосіб використання ТМ, який слід припинити, суд відмовив в задоволенні позову в цій частині. Це натяк, що судовий процес стає професійним, адже така підстава для відмови вказує на якість процесуальних документів.

Тепер найголовніше – що робити з вимогою про збитки?

Господарський суд м. Києва рішенням від 20.02.2017 р. відмовив у стягненні збитків, вказавши, що позивач не визначив якого виду збитки від просить і не підтвердив доказами жодного елементу цивільного правопорушення.

При цьому в тексті рішення сказано про факт видання відповідачем газет з назвою, яка містить позначення, схоже на ТМ позивача. Більш того, відповідач не заперечував це. В якості доказу схожості позначень настільки, що їх можна сплутати позивач надав висновок спеціаліста, але суд не призначив експертизу. Виходить, що факт використання схожого позначення для тих самих товарів позивач довів (або відповідач визнав).

Припускаю, що справжній аргумент відмови в стягненні збитків: «позивач не підтвердив належними доказами, що використовує спірну торговельну марку, тривалий час для товарів 16 класу МКТП».

Київський апеляційний господарський суд в постанові від 16.05.2017 р. додав, що «відсутність у продажу товарів позивача зі спірним знаком виключає можливість для споживача сплутати товари позивача та відповідача, і як наслідок виключає понесення позивачем збитків».

Отже, питання: якщо власник ТМ чи ліцензіат не використовували знак, чи позбавлені вони права стягнути збитки із особи, яка використала позначення без згоди?

По-перше, обидві судові інстанції вказали: позивач довів, що тираж його газети невеликий порівняно із тиражем газети відповідача. Зазвичай це тлумачиться на користь позивача: якщо власник ТМ і порушник продають однакові товари на одному ринку, зазвичай вважають, що товари останнього впливають на обсяг продажів товарів першого.

Якщо якість і ціна товару відповідача значно вище, ніж позивача, я можу припустити, що це не матиме негативного впливу на обсяг продажів останнього. Однак суд не пояснив, чому збитки, з посиланням на підхід «вартість контрафактного товару помножена на його кількість» не доведені позивачем. Який же стандарт доведення збитків має виконати позивач?

По-друге, за відсутності прямого пояснення, припускаю, що суд кваліфікував позов особи, яка не використовує ТМ про стягнення збитків, як зловживання правом. Суд може відмовити в захисті цивільного права, якщо встановить, що особа здійснює зловживання правом (ч. 3 ст. 16 ЦКУ).

Якщо потерпілий не поніс збитків від дій порушника, тоді вимога про стягнення збитків (доходу, отриманого порушником) може бути визнана зловживанням правом, хоча формально підстави для такої вимоги є (незаконне використання схожого позначення для ідентичних товарів). ЦКУ керується презумпцію добросовісності та розумності дій особи, але суд прямо не вказав на те, що він оцінив дії позивача за критерієм добросовісності.

Доведення розміру збитків і причино-наслідкового зв’язку є чи не найскладнішими вправами для судового ІР-юриста. На мою думку, факт невикористання ТМ позивачем сам по собі не може бути підставою для відмови в стягненні збитків. Його треба оцінювати поряд з іншими обставинами.

По-третє, фраза: «відсутність у продажі товарів позивача виключає можливість для споживача сплутати газети відповідача і позивача» знову таки демонструє орієнтацію на оцінку добросовісності.

Щоб почати використання, закон дає власнику три роки (Угода про асоціацію – п’ять років). Протягом цього строку ніхто не може звинуватити власника в тому, що він не використовує ТМ. Якщо власник не почав використання знаку в цей період без поважних причин, напевно ця обставина дозволяє оцінити його дії із стягнення збитків як недобросовісні, якщо вони здійснене за межами 5-річного строку.

А ви згодні з таким рішенням?

В схожій справі № 910/14863/16 Господарський суд м. Києва 26.06.2017 р. відмовив у стягненні упущеної вигоди, бо «не підтверджується можливість позивача отримати 35 649 грн. від продажу власних товарів (що, власне, і являється упущеною вигодою)». Дивний аргумент, адже в абзаці другому ч. 3 ст. 22 ЦКУ прямо вказано, що упущена вигода не може бути меншою, ніж дохід, одержаний особою, яка порушила право.

Далі суд звертає увагу, що сума розрахована як чистий прибуток відповідача від продажу примірників газети з використанням знака позивача. Цитата із рішення: «чистий прибуток — сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати. Чистий прибуток це прибуток після сплати податків. Проте, позивачем взято до уваги лише вартість товарів відповідача та ціна їх продажу, без врахування витрат (сплата податків і зборів, виробничі витрати тощо), що у будь-якому випадку не може вважатись обґрунтованим».

Звісно, це базова ситуація відшкодування збитків, але залишаються нестандартні підходи — компенсація моральних страждань власника ТМ.

Якщо пост сподобався – поділіться ним і підписуйтесь на наш блог.