Креатив і вина при доведенні упущеної вигоди щодо ТМ

Щоб переконати суд стягнути упущену вигоду при порушенні торговельної марки, юрист має постаратись. Постаратись – це замовити економічну експертизу, щоб довести розмір завданих збитків, зібрати докази причинно-наслідкового зв’язку і вини відповідача. Інколи «постаратись» перетворюється в «покреативити». Наприклад, зробити документи «заднім числом» і отримати рішення третейського суду. Це вже за межею дозволеного.

Ми натрапили на ілюстрацію «за межею», тож сьогодні розкажемо про справу № 2/413-08, де креатив наштовхнувся на нестандартний підхід суду до визначення вини двох різних відповідачів.

Спочатку була моральна шкода. Не перший рік між позивачем і відповідачем тривали судові баталії. Позивач у справі №(3/184)17/580 намагався стягнути 40 000 грн моральної шкоди, завданої неправомірним використанням ділової репутації та її приниженням (після перемоги в двох інстанціях, ВГСУ відмовив у стягненні моральної шкоди).

Напевно у відчаї, власник ТМ (майбутній позивач) уклав з третьою особою (покупець) попередній договір про купівлю-продаж прав на ТМ. Вартість продажу ТМ – 8 000 000 грн. і строк для укладення основного договору.

Тепер прочитайте ключову умову: до укладення основного договору покупець може перевірити чи використовується знак третім особам. У разі виявлення таких обставин покупець має право не укладати основний договір і розірвати попередній. Замість того, щоб повідомити майбутнього покупця, що є компанія, яка виробляє і продає однорідні товари з схожим позначенням, сторони, напевно для надійності, тричі повторили цю умову в договорі.

Пізніше сторони уклали додаткову угоду: спори між ними має розглядати третейський суд при товарній біржі.

Згодом покупець виявив, що товариство (майбутній відповідач у справі № 2/413-08) використовує знак, тому звернувся до третейського суду з вимогою розірвати попередній договір. Суд задовольнив вимогу.

Нарешті позивач звернувся до товариства з позовом про стягнення 8 000 000 грн. упущеної вигоди. Ключовий аргумент – встановлений в рішенні третейського суду факт розірвання попереднього договору через незаконне використання ТМ відповідачем.

Відповідач запідозрив, що попередній договір укладено «заднім числом», тому суд призначив експертизу. Однак експерт не зміг достовірно встановити дату виконання підпису, тому суд не отримав переконливих доказів, що документи виконані в інший час.

Через два роки розгляду суд 02.06.2010 р. прийняв рішення стягнути 8 млн грн. збитків солідарно із відповідачів, окрім першого.

Урок №1: продавець не міг передбачити, що товар контрафактний.

Суд вказав, що купівля першим відповідачем товарів у виробника (відповідача-4) за договором поставки не потребувала отримання обов’язкового підтвердження правомірності нанесення на продукцію спірного позначення і наявності у відповідача-4 майнових прав на ТМ.

При придбанні продукції зі спірним позначенням і подальшим продажем перший відповідач не міг передбачати та не був зобов’язаний передбачати можливість порушення прав позивача, тому в його діях відсутня вина як у формі умислу, так і у формі необережності, що звільняє його від відповідальності за порушення майнових прав у вигляді сплати збитків.

Чому це нестандартний підхід? В п. 40 постанови Пленуму ВГСУ №12 від 17.10.2012 р. сказано: розповсюдження контрафактних примірників творів у будь-якому разі є порушенням виключних майнових прав на твір, незалежно від того, створено цей примірник самим порушником чи придбано у третіх осіб (для подальшого використання у комерційних цілях).

Якщо застосувати це правило по аналогії, продавець контрафактних товарів вчинив порушення незалежно від того, що він придбав цей товар у третьої особи. Продавець є підприємцем, тому має знати про такий ризик і мінімізувати його, наприклад, передбачивши в договорі гарантії про дотримання прав третіх осіб щодо ТМ і відшкодування збитків, завданих порушенням цих гарантій.

Три роки тому я опублікував огляд судової практики щодо таких договірних гарантій і створення юристами «непробивних» договорів. Раніше ми розказали про ігнорування судами доказів відсутності вини особи, яка придбала права, але у ланцюгу передачі хтось виявився недобросовісним.

Урок №2: якщо не знав про договір, не повинен відповідати за збитки від його порушення

Повернемось до справи, яка тим часом потрапила в апеляцію. Дніпропетровський апеляційний господарський суд в постанові від 27.09.2010 р. інакше оцінив докази.

Якщо залишити осторонь зауваження щодо рішення третейського суду (який вийшов за межі позову і встановив факт подібності позначення і ТМ, а також не залучив особу, щодо прав і обов’язків якої прийняв рішення), позивач не довів причинно-наслідковий зв’язок між неправомірними діями відповідача і шкодою.

Хоча в тексті постанови про це прямо не сказано, але очевидно, що покупець отримав право відмовитись від укладення основного договору не внаслідок обману чи помилки, а з наміром скористатись цим правом;

Припускаю, що якби сторони уклали основний договір про передачу ТМ і виконали його (перерахували 8 000 000 грн), а потім покупець виявив порушення одної із договірних гарантій і розірвав договір через суд, стягнувши кошти, це було б більш переконливим доводом причинно-наслідкового зв’язку.

ВГСУ постановою від 14.12.2010 р. залишив в силі постанову ДАГС, адже позивач і третя особа на момент укладення попереднього договору передбачали можливість неправомірного використання знака іншими особами.

Хоча вина порушника при відшкодуванні шкоди презюмується, в матеріалах відсутні докази, що відповідач знав чи міг знати про укладений між позивачем і третьою особою договір. Звісно, це стосується істотних умов: вартість передачі прав і підстава для розірвання договору (факт використання ТМ іншою особою).

Мені здається, це найбільш точна аргументація для відмови в стягненні упущеної вигоди в цій справі — при справедливому бажанні заборонити порушнику незаконне використання ТМ, неприпустимо так «креативити» із доказами упущеної вигоди.

Якщо пост сподобався – натисніть «лайк» і підписуйтесь на наш блог.