Каченята Кря-Кря або Промисловий зразок не захищає від порушення ТМ

Власник ТМ «Каченята Кря-Кря» виявив в магазині вироблені відповідачем шампунь та рідке мило для дітей зі своїм знаком. Відповідач стверджував, що використовує не ТМ, а патент на промисловий зразок: етикетку з малюнком і словами «Каченя Кря Кря» (ілюстрація ліворуч).

В таких ситуаціях позивач спочатку подає позов про визнання патенту недійсним, а потім — про заборону використання ТМ; можна об’єднати ці вимоги, але не всі допускають їх спільний розгляд. Майже ніхто не наважується просто заборонити використання ТМ не скасовуючи патент.

У справі № 922/3710/16, про яку я розкажу, господарський суд Харківської області в рішенні від 24.05.2017 р. заборонив використовувати позначення, схоже зі знаком і зобов’язав усунути його з товару та вилучити товар з цивільного обороту, незважаючи на чинний промисловий зразок.

Позовна давність не пропущена

Відповідач вважав, що позивач мав дізнатись про порушення з моменту виготовлення та продажу шампуню та рідкого мила з позначенням «Каченя КРЯ КРЯ». Суд вказав, що відсутні докази існування об’єктивних та неминучих обставин, за яких позивач мав реальну можливість дізнатись про порушення прав на знак. Сама імовірність можливості отримання позивачем такої інформації не свідчить про реальну можливість дізнатись про порушення.

Суд погодився, що позивач дізнався про існування на ринку мила та шампуню в 2016 р. при купівлі такої продукції. Порушення прав позивача на ТМ шляхом відтворення схожого позначення на етикетці та продаж товару є триваючим порушенням, а отже позовна давність має обчислюватись по кожному епізоду порушення окремо.

Продавець має припинити порушення незалежно від вини

Посилання ПАТ «Нова лінія» (відповідач 2) на необізнаність про порушення прав позивача на знак спростовуються претензією. На думку суду, обставини обізнаності чи вини не входять у склад порушення прав інтелектуальної власності на ТМ, а отже їх відсутність не може бути підставою для відмови в позові.

Дійсно, вимога припинити продаж контрафактних товарів має бути задоволена незалежно від того чи знав продавець про незаконність нанесення ТМ. Однак стягнення збитків вимагає доведення тої чи іншої форми вини продавця.

Ліцензія не звільняє від порушення прав третіх осіб

Відповідач зазначив, що використовує промисловий зразок «Етикетка «Каченя КРЯ КРЯ»  на підставі ліцензійного договору. Згідно його умов власник патенту зобов’язався самостійно врегулювати пред’явлені ліцензіату претензії або позови з приводу порушення ним прав третіх осіб у зв’язку з використанням ліцензії. Виробник вважає, що саме власник патенту має бути відповідачем.

Суд вказав, що спір не обумовлено обставинами використання патенту згідно ліцензійного договору, тому вищенаведена умова ліцензійного договору не свідчить про звільнення ліцензіата від відповідальності перед іншими особами щодо використання патенту.

Прокоментую. Warranties & representations – must have умови ліцензійного договору. Особа, яка платить за ліцензію, очікує, що захищена від претензій третіх осіб. Ліцензіат має заявити в суді, що добросовісно покладався на гарантію, бо, як запевнив ліцензіар, використання об’єкту не порушить права третіх осіб.

Зазвичай це не впливає на рішення українського суду стягнути збитки з ліцензіата, аби останній стягнув їх з ліцензіара в порядку регресу. Ми писали про таку судову практику, а також про те, що важливо розібратись чия вина наявна при використанні ОПІВ.

Справа про каченят вчить, що гарантійні договірні зобов’язання мають межі. Обсяг охорони промислового зразка не може захищати від порушення словесних торговельних марок. Це означає, що ліцензіат не може покладатись на безпідставні гарантії, продаючи товар, який порушує чужу ТМ.

Як порівняти словесну ТМ і промисловий зразок?

При вирішенні експертом питання «Чи включає в себе (чи відтворює) промисловий зразок «Етикетка «Каченя КРЯ КРЯ» знак «Каченята КРЯ-КРЯ»?» проводилося порівняння словесного позначення, що включає в себе промисловий зразок, яке відповідає даному словесному знаку.

Можливо, більш доречним було б питання, як у справі № 910/420/16 Jack Daniel’s v Black Jack: чи може використання промислового зразка, ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або щодо товару, породжуючи асоціацію із Позивачем та належною йому ТМ?

Позитивна відповідь дає підстави заборони використання позначення незважаючи на наявність у порушника права на використання промислового зразка.

Оскільки ПЗ «Етикетка Каченя КРЯ КРЯ» включає позначення, схоже до ступеня змішуваності зі знаком «Каченята КРЯ-КРЯ», суд визнав, що відповідач використав знак позивача для товарів 3 класу МКТП в розумінні ч. 4 ст. 16 Закону.

Факт наявності у відповідач прав на промисловий зразок не спростовує висновки про порушення прав позивача на торговельну марку.

Суд пояснив, що як і будь-яке цивільне право, право на торговельну марку має межі здійснення: неприпустимо порушувати права інших осіб при здійсненні свого права. Втілення цього положення міститься в ч. 2 ст. 426 ЦКУ: особа, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об’єкт на власний розсуд, з додержанням прав інших осіб.

Цілком підтримую такий підхід, адже якщо суд встановив, що відповідач зловживає правом на промисловий зразок, допустимо визнавати порушення ТМ без визнання патенту недійсним.

Жодних збитків від продажу контрафакту?

Маленька ложечка дьогтю – питання про збитки. Звісно, я не бачив доказів і процесуальних документів позивача, але відмовити у стягненні 48 грн неодержаного доходу через недоведеність, хоча суд визнав факт використання ТМ?

Використання чужої ТМ – це збільшення доходу порушника, який не сплачує роялті за використання знаку та не несе витрати на створення власної ТМ, користуючись відомим споживачу позначенням. Чому не витребувати у відповідача обсяг виробленої продукції (звісно це має робити позивач)? Навіть якщо останній відмовився їх надати, є способи визначення упущеної вигоди за допомогою експерта – метод гіпотетичного роялті.

Доки шанси стягнути збитки у розмірі, який наближений до реального мізерні, це стимулює вчиняти порушення. Сподіваюсь, що зменшення стандарту доведення і застосування презумпції причинно-наслідкового зв’язку між порушенням і шкодою поступово призведуть до стягнення справжніх збитків. На мій погляд, це чи не єдиний спосіб захисту, здатний стимулювати особу не використовувати чужі ОПІВ.

Шампунь КРЯ КРЯ — друга серія

В вересні 2017 р. позивач подав новий позов до цього відповідача і просив стягнути упущену вигоду та шкоду діловій репутації, оскільки відповідач продовжував виробляти товар з ТМ позивача. Однак суд вказав, що наданий позивачем в якості речового доказу «Шампунь дитячий каченя КРЯ КРЯ» дійсно вироблений відповідачем-1, проте згідно позначки на етикетці вироблений він був у травні 2017 року, тобто до дати набрання законної сили рішенням Господарського суду Харківської області від 24.05.2017 у справі №922/3710/16.

Невже до появи рішення суду, дії особи, які мали місце в минулому щодо виробництва товару із нанесеною ТМ без дозволу її власника не є порушенням ТМ? Але ж в тому рішенні дії відповідача визнано порушенням прав на ТМ.

Ось як суд бачить доказування продажу товару: крім фіскального чеку, з якого неможливо встановити достовірні відомості про реалізований товар та його виробника, позивачем не надано ні додаткових письмових доказів у вигляді первинних бухгалтерських документів, котрі б підтверджували те, що наразі мала місце реалізація товару виробленого саме відповідачем-1, ні письмових доказів у вигляді актів про закупівлю складених за участю незалежних осіб, ні фото чи відеофіксації процесу закупівлі тощо. Отже твердження позивача про те, що предметом реалізації товару за фіскальним чеком був саме шампунь вироблений відповідачем-1 є припущенням.

Далі суд классично відмовляє у стягненні упущеної вигоди: «розрахунок заявлених позивачем до стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди носить суто теоретичний характер. Він побудований на можливих очікуваннях отримання вірогідного доходу та не підтверджений документами, що свідчили б про конкретний розмір прибутку, який міг би і повинен був отримати позивач, якщо б відповідач не здійснював інкриміновані йому протиправні дії».

Рішенням від 13.12.2017 р. у справі № 922/3232/17 суд відмовив в задоволенні позову, а Харківський апеляційний госп.суд 21.02.2018 р. залишив це рішення в силі.

Додам лише одну цитату із постанови апеляції: клопотання позивача про витребування доказів від відповідачів на підтвердження збитків (упущеної вигоди) позивача залишено ухвалою суду першої інстанції без задоволення, оскільки є незаконним та безпідставним. Покладення судом за ініціативою однієї сторони на іншу сторону обов’язку надання доказів на підтвердження позиції першої є таким, що суперечить принципу змагальності. У позивача і у суду відсутні правові підстави для спонукання відповідачів подати докази на підтвердження позиції позивача, тобто позиції противної сторони.

Цікаво, звідки у позивача може легально з’явитись інформація про кількість виробленої/проданої відповідачем продукції з ТМ позивача?

Якщо огляд корисний — поділіться ним і підписуйтесь на наш блог.