Практика дискламации в торговых марках

Хотите вопрос на засыпку? Украинская торговая марка №71830 состоит из одного слова «ALUSHTA», которое … дискламировано! Каков же объем охраны такого знака?

При регистрация ТМ заявитель может сообщить о дискламации выбранного элемента знака. Если элемент дискламирован – он как бы удален из объема охраны знака. Владелец ТМ не может запрещать другим использовать его. Чаще всего дискламируют описательные элементы и элементы, не имеющее различительной способности.

Например, в словесном знаке №5276 «SUPREME-COURT» дискламировано слово «COURT». Другой пример – названия городов (Киев, Львов, Одесса, Харьков). Они априори лишены различительной способности и любой может их использовать. Если нужно зарегистрировать дизайн упаковки / этикетки со словом «Львов», по-хорошему, надо заявлять о дискламации названия города.

Учитывается ли дискламированный элемент знака при оценке сходства двух обозначений – такой вопрос недавно возник в Швеции и сейчас его рассматривает CJEU.

В 2015 г. Матс Ханссон подал заявку на словесную ТМ «Roslagsöl» для безалкогольных напитков и пива (32 класс). Рослаген – название региона на восточном побережье Швеции. Ведомство отклонило заявку из-за схожести с более ранним комбинированным знаком «Roslags Punsch» для товаров 33 класса (алкогольные напитки).

ТМ «Roslags Punsch» содержит рисунок лодки и упомянутый словесный элемент, но его регистрация сделана с дискламацией: «Регистрация не дает исключительного права на слово «Roslags Punsch».

Шведское ведомство аргументировало отказ так: обе марки начинаются с описательного термина «Рослагс», который является доминирующим в каждом из знаков. Ханссон оспорил решение, утверждая, что слово «Рослаген» обыкновенно используются компаниями в этом регионе.

Шведский суд удовлетворил иск, установив, что сходство между марками было незначительным, а вероятность смешения отсутствовала. Шведское ведомство обжаловало решение, но апелляция обратилась в Европейский суд справедливости (дело C‑705/17).

06.03.2019 г. опубликовано мнение Advocate General Pitruzzella, который пришел к выводу, что наличие дискламации не должно влиять на определение степени отличительности знака или окончательную оценку сходства до степени смешения.

По его мнению, только то, что на элемент комбинированного знака распространяется дискламация, не оправдывает автоматическое исключение этого элемента из оценки общего впечатления.

Исключение дискламированного элемента из оценки сходства изменит как общее впечатления, так и повлечет искусственное «рассечение» разных компонентов знака, что само по себе может оказаться трудновыполнимым.

А вы как считаете: если элемент более раннего знака дискламирован (изъят из объема охраны), должен ли он оцениваться при определении сходства с более поздним знаком?

Влияют ли неохраняемые элементы ТМ на принятие решения о регистрации обозначения, если оно сходно с уже с зарегистрированным знаком, но различие такому обозначению придают именно неохраняемые элементы или в ситуации, когда сходство достигается за счет использования неохраняемых элементам?

В судебной практике РФ пять лет назад сложилась двойственная ситуация: СИП в Постановлении по делу № СИП-831/2014 от 08.12.2014 г., указал, что исходя из вышеизложенного, сходство между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками должно определяться на основе общего зрительного впечатления, формируемого в том числе благодаря неохраняемым элементам.

Верховный суд в Определении № 301-ЭС14-1129 от 12.12.2014 г. указал, что учитывая, что словесные элементы «Ритуал» и «Сервис» в комбинированном товарном знаке не обладают признаками охраноспособности, их использование другими лицами, в том числе в предпринимательской деятельности в силу закона в любом случае не может признаваться нарушением исключительных прав.

Спустя несколько месяцев ВС РФ поставил точку: «Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается» (п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015 г.).

Теперь пару примеров из украинской практики дискламации.

Едва ли не единственное судебное решение, где фигурируют дискламированные элементы – спор вокруг ТМ «СУЛЬСЕН». Пока есть решение Апелляционного суда г. Киева от 31.01.2018 г. по делу №760/20696/15 и следы поданной кассации.

В одном из заключений эксперта сказано, что знак истца и знак ответчика, нанесённые на упаковку товара «шампунь от перхоти», отличаются только дискламированными словесными обозначениями, который фактически означают общие, похожие понятия.

Видимо, ответчик смог зарегистрировать комбинированную ТМ, в которую включил словесное обозначение, схожее со знаком истца, но дискламировал его. Вроде бы ответчик не получил право запрещать другим использовать чужую ТМ. Однако наличие в знаке дискламированного элемента допускает его использование на товаре, и если такое использование будет – может повлечь размывание чужого знака. Надо дождаться точки в этом деле.

Описательные элементы могут быть внесены в знак как элементы, которые не охраняются, если они не занимают доминирующего положения в изображении знака (ч.2 ст. 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»). В п. 4.3.1.8.  «Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг» аналогичная норма.

Чтобы узнать дискламирован ли тот или иной элемент, нужно искать код 526, однако в украинском реестре немного знаков, которые содержат информацию по 526.

Например, в знаке (Свидетельство № 161276 для товаров 16 и услуг 41 классов) дискламирован словесный элемент «Montessori». Отличный пример: не стоит монополизировать использование имени всемирно известного педагога.

Это не помешало следующим заявителям получить охрану для знака, который содержит слово «Montessori», но без дискламации.

Например, Свидетельство № 210376 для услуг 41 класса:

Свидетельство № 216308 для товаров 16, услуг 35 и 41 классов:

Свидетельство №240149 для товаров 16 и услуг 41 классов:

Получается, что добросовестный заявитель должен применять дискламацию к описательным элементам знака, но если все вокруг так не делают, он остается в невыгодном положении.

Свежий пример: Coca-Cola прекратила 10-летний спор согласившись дискламировать слово «ZERO» из 16 заявок на ТМ в США в ответ на возражения от Royal Brown и Dr. Pepper.

Если пост понравился — поделитесь им и подписывайтесь!