Якість судових рішень: Adidas v Roshen

Ідея порівняти рішення щодо червоного кольору «Roshen» та трьох чорних смужок «Adidas» неоригінальна, а хтось дорікне, що порівняння некоректне. Мій блог – мої правила))

Спільне у цих справах – підстава для відмови в реєстрації, а цікаве – як суд оцінив набуття позначенням розрізняльної здатності. Оскільки я не брав участь в цих справах і доказів не вивчав, єдиним джерелом є опубліковані тексти рішень. Саме про якість цих рішень я хочу поговорити.

Справа Adidas

07.03.2017 р. за заявою компанії Shoe Branding Europe BVBA Апеляційна палата EUIPO прийняла рішення про скасування ТМ (R 1515/2016-2). Власник знаку, який складається із трьох вертикальних паралельних чорних смужок оскаржив це рішення до суду.

19.06.2019 р. General Court (GC) у справі T‑307/17 відмовив adidas AG і залишив в силі рішення про те, що знак не набув розрізняльної здатності. Суд розглядав справу з 18 травня 2017 р. по 24 січня 2019 р. На складення повного тексту знадобилось 5 місяців.

Справа Roshen

13.05.2017 р. компанія подала заявку на ТМ m201710458 для товарів 22 та 30 класу у вигляді червоного кольору (пантон 485c), але отримала відмову в реєстрації.

Апеляційна палата МЕРТ 04.04.2018 р. залишила рішення про відмову чинним, а заявник оскаржив його до суду. Господарський суд м. Києва у справі № 910/9610/18 визнав рішення Апеляційної палати недійсним і зобов’язав зареєструвати знак. Суд відкрив провадження 07.08.2018 р. і 03.06.2019 р. виніс рішення.

У справі, де ключове питання – набуття розрізняльної здатності позначення, яке первинно її позбавлене, левова частка матеріалів – це докази використання. Спробуємо порівняти скільки місця в рішеннях Апеляційної палати МЕРТ, Господарського суду м. Києва і General Court присвячено оцінці доказів використання.

Я вважаю це прийнятним, оскільки всі три установи мали досліджувати докази і оцінювати їх на предмет належності, допустимості і достовірності.

Одна дрібничка, про яку я раніше писав – щось перешкоджає нашому суду додавати в рішення зображення. Хоча General Court, Апеляційна палата EUIPO і МЕРТ принагідно вставляють ілюстрації. Завдяки появі прикладів використання аргументація суду, який приймає чи відхиляє докази, виглядає значно переконливіше.

Рішення у справі трьох чорних смужок Adidas – 12 000 слів.

В рішенні кожен параграф пронумерований, тому зручно посилатись на певний фрагмент. Суд згадує, що обсяг доказів використання займає більше 12 000 сторінок.

• вступ та історія справи – 1300 слів
• як застосовувати дві норми різних Директив про використання ТМ – 1600 слів
• аналіз доказів – 7400 слів

Майже 62 % тексту містять детальні пояснення суду щодо більшості доказів.

Суд навів критерії оцінки набуття розрізняльної здатності: (1) частка на ринку, яку зайняли товари з ТМ; (2) інтенсивність, географія та тривалість використання знаку; (3) обсяг інвестицій в рекламування ТМ; (4) відсоток споживачів, які ідентифікують товари як такі, що походять від власника знаку; (5) свідчення торговельних палат та професійних асоціацій.

Суд пояснив чому відхиляє частину доказів – вони не мали безпосереднього відношення до позначення, яке є предметом спору.

Рішення у справі червоного кольору Roshen – 13 000 слів.

• хронологія розгляду справи і вимоги позивача – 1800 слів
• переказ аргументів позивача, відзиву на позов і відповіді на відзив (без оцінки суду) – 4000 слів
• цитати з нормативних актів – 2000 слів
• перелік доказів, які подав позивач і які з них приймає суд (без пояснень) – 1200 слів
• дослідження висновку експерта і пояснення, чому суд приймає цей доказ – 1500 слів
• цитати з нормативних актів щодо повноважень МЕРТ – 1100 слів
• судові витрати і резолютивна частина – 1200 слів

12% тексту містять висловлювання суду щодо належності та достовірності лише одного із доказів.

Чи мав суд аргументувати чому приймає докази позивача? З огляду на те, що Апеляційна палата МЕРТ відхилила значну частину доказів (що стало причиною рішення про відмову), варто пояснити в чому ж помилка при оцінці доказів, адже суд скасував рішення колегії.

Апеляційна палата МЕРТ витратила майже 4000 слів. Трохи більше 50% обсягу рішення колегії присвячено оцінці належності доказів, а точніше – 2100 слів.

Що ще є у рішенні Апеляційної палати і відсутнє в рішенні Господарського суду?

АП пояснила, що надання правової охорони на конкретний колір здатне надати надмірну перевагу суб’єкту господарювання. АП навела тест на виконання кольором основної функції знака, що дозволяє споживачу без будь-якої ймовірності змішування вирізняти товари одного виробника.

АП присвятила декілька абзаців поведінці споживача: «… оглядаючи торт в коробці сприймають його не лише за червоною стрічкою, а в цілому (за сукупністю усіх зображувальних та словесних елементів), керуючись своїм індивідуальними уподобаннями за смаком та особистим досвідом щодо якості продукції певного виробника».

Колір, поєднаний зі словом – це доказ використання кольору?

У справі Adidas суд відмітив, що EUIPO правильно не врахувало зображення, на яких три чорні смужки поєднані з словом «Adidas». Заявник сам визнав неналежність цих доказів і суд навіть не пояснював чому.

Якщо хочеш зареєструвати зображення, а не комбінований знак, доведи тривале використання лише зображення. Доведи, що споживачу достатньо побачити це зображення без жодних підказок, аби самостійно згадати, що товари виробляє Adidas.

В справі Roshen одним із головних аргументів, судячи з рішення АП, стала оцінка доказів використання позначення у формі червоного кольору.

Колегія Апеляційної палати вказала, що протягом останніх семи років Рошен використовує елемент для пакування продукції власного виробництва у вигляді стрічки, на поверхню якої наноситься комбіноване позначення, що містить словесний елемент “ROSHEN” золотистого кольору, який розміщено на тлі зображуваного елемента у вигляді прямокутника червоного кольору.

Отже, заявник подав докази, які доводять використання не самого кольору, а кольору у поєднанні зі словом «Roshen». АП дійшла висновку, що розрізняльну здатність має не червоний колір, як такий, а комбіновані позначення у вигляді червоної стрічки із золотим написом.

Як суд оцінив ці докази? Цитата: «Судом прийнято до уваги надані позивачем докази на підтвердження використання з 2010 р. знаку за заявкою відповідно до заявленого на реєстрацію кольору».

Соціологічні опитування і дослідження ринку

Adidas надав 23 дослідження ринку і опитування споживачів, виконані з 1983 по 2011 рр. Суд їх ретельно вивчив і визнав неналежними доказами 18 досліджень, які містили зображення товарів з двома, трьома і чотирьома чорними смужками, а також з трьома білими смужками.

Залишились лише 5 опитувань, що проведені з 2009 по 2011 рр. в Німеччині, Естонії, Іспанії, Франції та Румунії. Середній рівень відомості трьох чорних смужок серед споживачів цих країн становив близько 50%.

Цього виявилось недостатньо аби переконати суд, що на території всіх країн ЄС позначення набуло розрізняльної здатності.

У справі Roshen згадується одне соц.дослідження. На питання «Чи асоціюється у Вас з якимось певним виробником тортів пакування, в якому використовується червона стрічка із золотим або жовтим написом, якою навхрест перев`язана коробка з тортом?» 70,7% респондентів відповіли «Так». З 70% опитаних 90% асоціюють виробника з Кондитерською корпорацією «Рошен».

Апеляційна палата МЕРТ звернула увагу, що «опитування стосувалося червоної стрічки у комбінації із золотим або жовтим написом, а не позначення у вигляді червоного кольору, як такого», тому дійшла висновку, що опитування не доводить набуття розрізняльної здатності червоним кольором, який сприймався споживачами у сукупності із іншими знаками.

Однак суд прийняв соціологічне опитування в якості належного та допустимого доказу, адже респондентам демонструвалися картка із зображенням упаковки торту з червоною стрічкою із золотим написом «ООО», що не несе інформативного навантаження та не містить фірмового найменування Корпорації Рошен.

Хоча буквально в наступному абзаці є така фраза: суд приймає до уваги обґрунтування позивача щодо неможливості маркування товарів торговельною маркою, що являє собою колір, без нанесення інформації щодо фірмового найменування компанії — виробника.

Чи буде МЕРТ оскаржувати рішення в апеляції (та касації)? В будь якому випадку бажаю усім нам якісних рішень, де суд більшу частину обсягу присвятить оцінці доказів та аргументів, тлумаченню норм права і створенню зрозумілих правових позицій.

Якщо пост сподобався — поширюйте його і підписуйтесь на наш блог.