Блокировать сайт, где продают подделки и «серый» товар

У владельца торговой марки, который обнаружил интернет-магазин с подделками, две цели: быстро прекратить продажу и взыскать убытки. Собрав доказательства нарушения и узнав имя владельца домена, правообладатель подаст иск и … на год застрянет в первой инстанции.

Все это время сайт будет продавать контрафактный или «серый» товар, создавая у покупателя впечатление, что на товар действует гарантия от производителя. Дабы уменьшить размер ущерба, причиняемого владельцу ТМ и репутации бренда, нужно заблокировать сайт. Если незаконно использовать торговую марку выгоднее, зачем платить больше? Нарушение будет продолжаться, пока стимулируется низким риском наказания.

Идеальный вариант: регистратор домена и хостинг провайдер, которые обслуживают сайт нарушителя, в ответ на notice & takedown от адвокатов правообладателя, блокируют сайт на период рассмотрения судебного дела. В реальности получаем отказ и идем в суд.

В Украине две крайности: суды или не осмеливаются удовлетворять такие обеспечительные меры в хозяйственном или гражданском деле или выносят крайне экстравагантные определения в уголовном процесса (о них мы рассказывали год назад).

Представим, что сайт обсуживается украинским регистратором домена и хостинг провайдером. Если ли основания блокировать сайт?

С учетом европейской практики в аналогичных делах мы попробовали сформулировать объем доказывания, чтобы убедить суд вынести обеспечительную меру:

(1) наличие охраны торговой марки в Украине для нужных товаров;

(2) факт совершения на сайте незаконного использования знака (презюмирую, что специальные знания, чтобы сравнить идентичные названия, лого и вид товара не нужны);

(3) ущерб, причиняемый правообладателю вследствие незаконного использования знака на сайте нарушителя;

(4) лицо, к которому адресовано требование о блокировании имеет статус посредника и знает о нарушении;

(5) нарушитель пользуется услугами этого посредника;

(6) блокировка не будет препятствовать законной торговле;

(7) есть ли альтернативные способы прекратить нарушение.

Сразу перейдем к третьему пункту нашего списка «must prove».

Что указывает на ущерб правообладателя?

Получает ли нарушитель экономическое преимущество от использования чужой торговой марки? Да, ведь он выбрал популярный бренд, известный широкому кругу потребителей благодаря отличному качеству.

Добросовестно ли использует ответчик знак истца?

Пока бренд тратит деньги на рекламу, улучшает сервисное обслуживание, инвестирует в новые технологии, ответчик паразитирует на лояльности потребителей к качественному товару: продает подделку или «серый» несертифицированный технически сложный товар без гарантии.

Верховный Суд в постановлении от 22.08.2018 г. по делу № 924/150/17 отметил, что целью обеспечения иска является применение судом мер по охране материально-правовых интересов истца от возможных недобросовестных действий со стороны ответчика.

Материально-правовой интерес истца состоит в уменьшении убытков, причиняемых незаконной деятельностью ответчика. О том, что действия ответчика незаконные и/или недобросовестные, свидетельствуют следующие обстоятельства.

1. Количество пользователей, которые ежедневно посещают сайт с подделками.

Идеально было бы показать сколько товаров (и на какую сумму) продает ответчик, но откуда у истца эти данные? Наивно ожидать, что нарушитель сам предоставит доказательства. Если продемонстрировать, что у ответчика на сайте посетителей больше, чем у официального магазина – это косвенно указывает и на объем продаж (та самая конверсия).

2. Рекламирование сайта при помощи контекстной рекламы, продвижение в соц.сетях.

Нарушитель привлекает покупателя на сайт при помощи интернет рекламы и тут важно какие ключевые слова он использует для показа (например, называя себя фирменным магазином). Как только посетитель зашел на сайт, он видит: цену гораздо ниже оригинала или официального товара; дизайн, убеждающий, что это официальный магазин; обещание гарантии от производителя и т.д.

3. Негативные отзывы о бренде, отказ потребителей.

Итак, ответчику удалось обмануть покупателя и продать подделку или товар, не предназначенный для Украины, ввезенный без уплаты пошлин, с измененной маркировкой. В случае с «серым» товаром, лояльный к бренду покупатель, который получит отказ в гарантийном сервисе перенесет негативный опыт на бренд: откажется покупать снова, отсоветует друзьям и коллегам, напишет отзыв на сайте.

Детально об альтернативном способе доказать и взыскать убытки владельца ТМ, причиненные «серым» импортером, расскажу в одном из следующих постов.

Кому адресовать обеспечительную меру?

Для сайтов в Украине ключевую роль играют два субъекта: регистратор домена и хостинг провайдер. Каждый из них способен выполнить блокировку сайта, если ответчик использует их услуги.

Информация о том, что компания является регистратором домена и оказывает услуги хостинга открытая. Адвокаты, как правило, пишут этим компаниям запросы, чтобы узнать данные о будущем ответчике, потому посредники не могут не знать о нарушении.

В Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС в ст. 236 предусмотрено право суда вынести предварительный судебный запрет, предназначенный для предотвращения любого возможного нарушения прав интеллектуальной собственности, или запретить … продолжение нарушения такого права…». Предварительный судебный запрет может быть вынесен касательно посредника.

Посредником считается лицо «чьи услуги используется третьими лицом с целью нарушения прав интеллектуальной собственности». В ст. 245 таким посредником назван хостинг провайдер. Я использую термин «посредник» как идентичный «поставщику посреднических услуг» в понимании Соглашения, когда освобождение от ответственности не влияет на возможность требовать от посредника прекратить или предотвратить нарушение.

Этот подход отражен в ч. 3 ст. 8 Директивы 2001/29/ЕС и ст. 11 Директивы 2004/48/ЕС, потому благодарим CJEU за толкование статуса «информационного посредника». Eleonora Rosati на основе практики CJEU обозначила как посредники вовлечены в нарушение интеллектуальных прав:

(1) объем понятия «посредники» трактуется судом широко;

(2) судебный запрет может касаться как прекращения текущего нарушения, так и предотвращения будущих нарушений (C‑324/09 L’Oréal SA v eBay International 2010);

(3) судебный запрет может быть в форме блокирования сайта для посещения пользователям определенной страны через провайдеров доступа к интернету (напр. C‑314/12 UPC Telekabel Wien GmbH v Constantin Film Verleih, Wega Filmproduktions);

(4) посредник может отвечать за прямое нарушение прав при определённых обстоятельствах.

Регистратор домена и хостинг провайдер, как посредники, способны быстро и с минимальными расходами заблокировать сайт. Истец может требовать прекратить или предотвратить нарушение в форме судебного запрета так, чтобы пользователи в Украине не могли увидеть содержание, которое нарушает права истца.

Не будет ли блокировка препятствовать законной торговле?

Справедливо ли блокировать сайт, если нарушитель утверждает, что продает не только товар с ТМ истца, но и товары других брендов и, допустим, это оригинальный товар? В ситуации с продажей «серых» товаров суду еще сложнее разобраться, где нарушение, а где исчерпание прав.

Обратимся к европейскому опыту. В обзоре 2019 г. How to tackle parallel imports with website blocking orders авторы пишут, что суды не учитывают формальное наличие предложения о продаже оригинального товара, ведь нарушитель может купить несколько единиц, дабы защищаться от правообладателя.

Надлежащим критерием будет соотношение фактов законной торговли и фактов незаконного использования ТМ на сайте ответчика. Бремя доказывания объема законной торговли лежит на ответчике.

Не будет ли такой запрет ограничивать или препятствовать бизнесу ответчика?

Во-первых, значение имеет риск ограничения законной деятельности. Если лицо продает контрафакт или другим способом наносит ущерб владельцу ТМ, это незаконная деятельность. Это же и ответ на вопрос: способен ли запрет нанести ущерб ответчику? Если последний умышленно нарушает права истца, то и ущерба у него быть не может (а значит нет оснований для встречного обеспечения).

Во-вторых, запрет направлен на ограничение незаконной деятельность владельца сайта. В украинских реалиях она выглядит так: владелец домена – один гражданин, оплату на карту принимает другой, а товар почтой отправляет третий. Если ни у кого нет статуса СПД, о каком ограничении предпринимательской деятельности может идти речь?

Допустим, доменом владеет компания и она же продаёт товар. Если в суд предоставили факты длительного и умышленного незаконного использования ТМ, что более справедливо: разрешить каждый день продавать подделки, причиняя непоправимый ущерб репутации торговой марки и покупателям такого товара или заблокировать сайт? Даже если окажется, что истец злоупотребил правом, взыскать с правообладателя убытки всегда проще – только были ли такие случаи?

Есть ли альтернативные способы прекратить нарушение? Эффективна ли такая мера?

Если нарушитель знает о том, что продаёт подделки или другим способом наносит вред владельцу ТМ, если ответчик принимает меры по уходу от ответственности (например, меняет регистратора доменного имени несмотря на запрет суда), только блокировка способна остановить нарушение.

А способна ли? Суд вынес определение о запрете, и посредники его немедленно выполнили. На следующий день нарушитель зарегистрирует новый домен, выберет другой хостинг и снова запустит сайт с продажей контрафакта. И правообладателю надо начинать снова?

Остается позавидовать английскому правопорядку, где суд позволяет владельцу ТМ в случае появления у нарушителя новых сайтов, уведомлять провайдера о новом домене. Посредник без формальностей и задержек выполнит блокировку для нового домена. (it is compatible with the E-commerce Directive (Art 15) to request an ISP to take the most appropriate measures to block access, not just to the domain names identified in the relevant injunction, but also to any further domain names under which infringements relating to the same rights are committed)

Краткая летопись blocking injunction по авторскому праву и ТМ в Европе со ссылками на любимый блог IPKAT:

CJEU в 2014 г. в деле C-314/12 UPC Telekabel впервые сказал, что блокировка сайтов через посредников — законная мера в IP спорах

Британия — о первом blocking injunction в деле Football Association Premier League (2017) и дошедшем до Верховного суда деле Cartier and Others v British Sky Broadcasting (2018)

Италия — о dynamic blocking injunction в деле Mondadori (2019)

Швеция —  blocking injunction в деле против The Pirate Bay и других сайтов (2018).

Греция — отказ в ходатайстве обязать интернет провайдеров блокировать пиратские сайты (2015).

и немного Азии: индийский суд в 2019 г. вынес dynamic blocking injunction против пиратских сайтов (а также mirror/redirect/alphanumeric websites). За основу взято решение суда в Сингапуре по делу Disney Enterprises, Inc. & Ors. v M1 Limited & Ors (2018).

Хочется, чтобы украинский суд разумно применял стандарт доказывания при рассмотрении подобных ходатайства. Если суд не будет блокировать сайты, деятельность которых наносит ущерб владельцу ТМ, это явный сигнал продолжать нарушение.

Если пост понравился – поделитесь им и подписывайтесь на наш блог.