Хто і як доводить контрафактність товару при порушенні торговельної марки

Принцип змагальності нібито покладає це на позивача. Хочеш заборонити імпорт або продаж товару – доведи, що це підробка. Дійсно, хто краще за виробника відрізнить підробку від оригіналу?

Почнемо з одного «але»: в законі немає визначення «контрафактного товару» при порушенні саме торговельної марки (ТМ). Найпростіше або по аналогії застосувати визначення з Митного кодексу України (МКУ), або з авторського права.

Адаптоване мною визначення з МКУ: контрафактними є товари, що містять позначення, ввезення або вивезення яких є порушенням прав інтелектуальної власності на торговельні марки. Давайте з’ясуємо, це питання юридичне чи фактичне (і потребує спеціальних знань для дослідження властивостей товару)?

З одного боку, правовласник може відібрати зразки товару аби провести експертизу і надати митниці висновок (ч. 12 ст. 399 МКУ). Це вказує, що для з’ясування контрафактності треба спеціальні знання двох видів: (1) ідентифікувати позначення як схоже з торговельною маркою і (2) знання про властивості оригінального товару і як ідентифікувати властивості товару, щодо якого є підозра.

З іншого боку, наразі для призупинення митного оформлення достатньо заяви правовласника і вчасно поданого позову до суду, який виніс ухвалу про забезпечення. До того ж на стадії розгляду заяви про вжиття запобіжних заходів немає необхідності встановлення контрафактності товарів («ADIDAS» постанова Одеського апеляційного господарського суду від 15.08.2017 р. у справі № 916/1433/17).

В Законі України «Про авторське право і суміжні права» контрафактним є примірник твору відтворений та розповсюджений з порушенням в т.ч. без згоди суб’єкта авторського права.

Поняття контрафактності примірників творів є юридичним, тому питання про контрафактність не можуть ставитися перед експертом (постанова Пленуму ВГСУ від 17.10.2012 р. №12).

Верховний Суд підтвердив, що тягар доведення законності купівлі і використання примірника комп’ютерної програми покладено на відповідача. Це випливає із фраз: «Товариство не спростувало … правомірність користування програмами Корпорації» та «Товариством не надано … доказів ліцензійності використовуваних ним спірних програм» («MICROSOFT» постанова від 11.06.2019 р. у справі №  906/353/17).

Чи є поняття контрафактності товарів юридичним в аспекті використання торговельних марок?

Якщо порушення ТМ – це використання позначення без згоди особи (ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), тоді контрафактним є товар, на якому без згоди нанесено позначення, схоже на знак заявника.  Отже, це дійсно юридичне питання.

Тягар доведення в господарському чи цивільному процесі виконується просто – позивач заявляє, що не давав згоди на використання ТМ. Втім позивачі долучають до позову висновок, де наведено ознаки товару, які ідентифікують його як підробку (принцип змагальності зобов’язує).

Чому тягар доведення дотримання прав на ТМ покладено саме на особу, яка продає цей товар?

Є думка, що якщо суд зобов’яже власника ТМ надати докази контрафактності товару, який відповідач вводить в цивільний обіг, цим суд покладе на позивача обов’язок доводити наявність вини в діях відповідача, що суперечить ч. 2 ст. 1166 ЦКУ (презумпція винуватості в деліктному праві).

У відповідача є два способи спростувати контрафактність:

(1) юридичний – надати документи, які доводять походження товару (купівлю у іншого продавця, позивача або виробника, який має дозвіл на використання спірної ТМ);

(2) експертний – провести порівняльну експертизу (дослідження) оригінального товару і товару, щодо якого є підозра.

«GAMINATOR»: експертний підхід із порцією юридичного

Для співставлення істотних ознак моделей гральних автоматів із ознаками тих автоматів, які вилучені у відповідача суд витребував у позивача нормативно-технічну документацію на моделі гральних автоматів та документацію, яка регламентує порядок і правила присвоєння серійних номерів продукції.

Спочатку суд спитав експерта (ухвала господарського суду м. Києва від 30.10.2009 р. у справі № 54/58): «чи є вилучені у відповідача гральні автомати контрафактними?».

Експерт перетворив питання факту на питання права: «за умови, що позивач (власник ТМ) не надавав дозволу на виготовлення гральних автоматів, зазначені гральні автомати є контрафактними».

Суд, розуміючи, що експерти не дослідили спосіб виготовлення товарів, нанесення позначень, і хто є виробником товару, призначив додаткову експертизу (ухвала ГСмК від 10.04.2012 р.):

• чи є позивач (власник ТМ) виробником гральних автоматів?
• чи є гральні автомати, вилучені у відповідача, оригінальними автоматами позивача?
• чи всі складові частині гральних автоматів, вилучені у відповідача, є оригінальними?
• на які частини гральних автоматів (оригінальні чи замінені) нанесені знаки позивача?
• яким способом (заводським чи кустарним) нанесено знаки позивача?

Через неоплату експертизи відповіді не надані, тому не встановлено спосіб нанесення знаків на товари та чи є позивач виробником вилучених у відповідача гральних автоматів.

Суд (в рішенні ГСмК від 19.02.2013 р.) зазначив, що тягар доказування щодо правомірності використання ТМ та відсутності вини покладається на відповідача (з посиланням на п. 4 Постанови Пленуму ВГСУ від 17.10.2012 р. №12).

«XIAOMI» (розгляд триває): юридичний метод, замість експертного

Відповідач імпортував смартфони, а ліцензіат просить суд заборонити розповсюдження, вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактний товар. Вимоги обґрунтовані неправомірним ввезенням товару, який маркований знаками без дозволу правовласника.

Позивач чомусь стверджує, що дослідити походження спірного товару є неможливим, але очевидним є те, що цей товар не вводився в обіг зі згоди правовласника, тому застосувати міжнародний принцип вичерпання прав неможливо. Дивний аргумент, з огляду на звинувачення в контрафактності.

Відповідач стверджує, що придбав товар у іноземної компанії, а ця компанія придбала ці ж смартфони у третьої компанії, яка є дистриб`ютором бренду, з правом імпортувати, продавати та рекламувати авторизоване обладнання.

Верховний Суд вдруге повернув справу на новий розгляд (постанова від 15.07.2019 р. у справі № 911/2674/17).

Апеляція попросила сторони дати відповіді на питання:

• чи введений спірний товар з торговельною маркою в цивільний обіг власником марки?
• чи існують підстави вважати такий товар контрафактним, а наступний перепродаж на території будь-якої іншої країни, де права власника ТМ охороняються – таким, що порушує права інтелектуальної власності правовласника?

Тут суд застосовує юридичний спосіб визначення контрафакту. Однак у нього є один недолік: чи достатньо мати контракт з найближчим постачальником в ланцюгу (тим, у кого відповідач придбав товар)? Чи треба зібрати колекцію контрактів по всьому ланцюгу дистрибуції товару? Якщо весь ланцюг – чи повинен останній покупець пересвідчуватись в законності тих правочинів?

Чи справедливо покладати на нього такі трансакційні витрати? Аби пересвідчитись, що продавець має право продавати товар, покупець вказує це в розділі warranties & representations. Там само сторони вказують гарантії щодо наявності згоди на нанесення ТМ на товар в країні виробництва.

Напевно, іноді легше застосувати експертний метод. Наприклад, взяти смартфон у авторизованого імпортера і порівняти його зі смартфоном, який імпортував відповідач. Якщо вони ідентичні, значить товар оригінальний, якщо ні – тоді це або підробка, або якість товарів не настільки стабільна.

Європейський підхід до тягаря доведення контрафактності

Значна частина справ про розповсюдження підробок в європейських країнах розслідується в порядку кримінального провадження. Якщо закон дозволяє конфіскацію без обвинувального вироку (non-conviction based confiscation), стандарт доказування зменшено порівняно зі звичним для кримінального процесу «поза розумним сумнівом» (beyond reasonable doubt). Фактично застосовується «баланс вірогідностей», як в цивільному процесі.

У Великобританії, Італії, Швейцарії та Ірландії тягар доказування у справах про підробку, покладено на відповідача, який має надати докази походження товару, натомість закон не вимагає від обвинувачення доказів, що майно отримано незаконно (Звіт BASCAP та UNICRI 2013 р.).

Контрафактний товар в ЄС визначається за юридичним методом: «goods which are the subject of an act infringing a trademark in the Member State where they are found and bear without authorization a sign which is identical to the trademark validly registered» (REGULATION № 608/2013).

Коли заявлено цивільний позов (контрафакт – відшкодувати збитки, продаж «сірого» товару – заборонити обіг і стягнути шкоду), саме відповідач має довести джерело походження товару і законність його введення в обіг.

У Німеччині Федеральний суд у справі Converse I ZR 52/10 та I ZR 137/10 вказав, що «the trademark owner is not obliged to prove the counterfeit nature of the product but it is for the defendant to prove the product’s authenticity and the exhaustion of the trademark rights» (2012).

У справі Converse Italia суд Мілану послався на практику Касаційного Суду: «тягар доказування власника ТМ виконано, щойно доведено факт продажу відповідачем товару, що містить знаки позивача. Далі тягар доказування оригінальності товару переноситься на відповідача, який має надати докази законного походження товару» (2015).

В огляді стратегій боротьби з підробками у Великобританії сказано, що «The holder of the goods (potential infringer) bears the burden of proof».

А тепер несподівано – Верховний суд Британії в 2017 р. ототожнив суспільну небезпеку від продажу підробок і від розповсюдження «сірого» товару. У кримінальній справі щодо «сірого» імпорту luxury товарів Lord Hughes вказав, що продаж підробок і «сірого» товару «both are clear infringements of the rights of the trade mark proprietor and both involve a deception of the buying public».

Протидія «сірому» імпорту має свої особливості і ми ще розкажемо про практику їх застосування в європейських судах і в Україні.

Отже, відсутність визначення контрафакту щодо ТМ не заважає нашим судам вирішувати спори, встановити тягар доведення і застосувати різні способи доказування/спростування контрафакту. Але є випадки внесення змін в оригінальний товар – чи слід кваліфікувати його як контрафактний і якщо так, за яким критерієм? В сегменті luxury товарів є тренд – торгівля вживаними товарами і деякі бренди активно протидіяють цьому.

Можливо варто визнати, що існує два види контрафактних товарів:

(1) неоригінальний товар, на якому розміщено чужий знак або схоже позначення без згоди правовласника (класична підробка: товар низької якості, на який нанесено знак чи імітацію знаку товару високої якості) і

(2) змінений, пошкоджений чи непридатний оригінальний товар, якщо його імпорт/продаж відбувся без згоди власника ТМ, бо завдає шкоди (наприклад, споживачам і репутації бренду). В цьому випадку власник ТМ має довести, що оригінальний товар став контрафактним через певній дії відповідача з товаром.

Якщо огляд корисний – поділіться ним і підписуйтесь на наш блог.