Защита незарегистрированных коммерческих обозначений

Когда вы открывали ресторан, то не думали, что кто-то украдет его название. Когда придумали название для нового пива в своей пивоварне, для десерта в своей кондитерской или псевдоним для видеоблога в YouTube и бизнес взлетел – некогда отвлекаться. А конкурент заметил, что название успешное и начал его использовать. Вы находите юриста и требуете прекратить нарушение, а в ответ слышите: пока название не стало торговой маркой, нельзя запрещать другим его использовать.

Может ли добросовестный предприниматель вернуть себе название, которое присвоил конкурент?

Оставим в стороне случаи, когда слово защищается как объект авторского права. Чаще всего речь идет о слове, фразе или логотипе, настолько простом, что доказать творческий труд сложно.

В Парижской конвенции об охране промышленной собственности можно найти «trade name» (ст. 8). Речь о коммерческом наименовании (КН). Право на КН возникает в силу его фактического использования, это название, которым предприниматель именует себя при продаже товаров или оказании услуг (в США – doing business as). Мы рассказывали о судебной практике защиты коммерческих наименований в Украине.

Однако есть еще Конвенция об учреждении ВОИС 1967 г. (к ней присоединилась 191 страна). В ст. 2 конвенции среди объектов охраны перечислены «commercial names and designations». Это словосочетание обычно делят на два понятия: фирменные наименования и коммерческие обозначения.

Неужели мы «открыли» новый объект охраны – коммерческое обозначение?

Ладно, объект не новый. Просто в украинской судебной практике сложно отыскать примеры, когда суд осознано рассматривал спор о незарегистрированном знаке. Но мы кое-что нашли.

В далеком 2006 г. истец пытался убедить суд, что доменное имя является объектом интеллектуальных прав. Решение хоз.суда Донецкой области по делу № 14/190пд – одно из первых, где суд применил для разрешения спора документы ICANN и правила домена как обычай по ст.7 ГКУ.

Суд упрекнул истца, что тот не указал источник притязания и не объяснил к какому виду объектов относится домен. Среди вариантов суд назвал авторское право, промышленную собственность и «комерційне позначення». Я считаю, что активное коммерческое использование доменного имени и сайта – достаточное доказательство права на коммерческое обозначение для услуг в сети.

В деле «Odessa Fashion Week» суд путался между коммерческим наименованием и обозначением. КН – это о предпринимателе, под каким именем потребители и клиенты знают его (только слова). Коммерческое обозначение – это любой знак (рисунок, слово, их комбинация), который лицо использует для обозначения своих товаров или услуг. Мне кажется, что в этом деле речь как раз о коммерческом обозначении, а не наименовании предпринимателя (поскольку ответчик устраивает мероприятия, т.е. оказывает услуги под этим названием).

Едва ли не десятилетие длился спор вокруг «LUXOIL», который оброс паутиной судебных решений. Соломенский районный суд г. Киева 11.10.2013 г. в деле № 2609/10153/13 указывал, что данные социологического опроса подтверждают факт использования истцом «комерційного позначення «LUXOIL» з 2000 року, який споживачі сприймають нерозривно із знаком «LUXE».

Турецкий производитель пластырей «SANTAVIK», видимо, забыл зарегистрировать ТМ в Украине и обнаружил, что украинская компания продает пластыри с таким же названием (еще и ТМ зарегистрировала). Иск подал человек, который купил в аптеке украинский пластырь, думая, что покупает турецкий.

По версии потребителя, украинская компания неправомерно использует название, которое вводит в заблуждение истца, что является нечестной коммерческой практикой, запрещенной ст. 19 Закона «О защите прав потребителей».

Однако суд первой инстанции по делу № 569/7895/13 и апелляция в определении от 25.12.2014 г. сочли иск неудачной попыткой отменить торговую марку со ссылкой на защиту прав потребителя.

Провайдер интернета в рекламе услуг использовал слоган «НЕ СИДИ В НЕВОЛІ — ПІДКЛЮЧАЙСЯ ДО ЕВЕРЕСТ!». Конкурент намек понял и заявил в местное отделение АМКУ, что провайдер призывает к бойкоту «шляхом спонукання інших осіб до відмови від установлення договірних зв’язків із цим суб’єктом господарювання».

Нарушитель получил штраф (68 000 грн) и обжаловал решение. Суд в деле № 902/108/18 согласился, что «комерційне позначення «ВОЛЯ» спаплюжено і представлено негативно у слові «НЕВОЛЯ» з кольоровим акцентом на частині «ВОЛЯ». Запомним: «носієм ділової репутації виступає комерційне позначення «ВОЛЯ», яке є домінуючим у складі фірмового найменування та знаків для товарів і послуг».

Хоз.суд Винницкой области 08.07.2018 г. оставил в силе решение АМКУ. Дальше Северо-западный апелляционный хоз.суд 04.12.2018 г. отказал в апелляции. 26.02.2019 г. точку поставил Верховный Суд оставив в силе решения низших инстанций.

Истец выпускал минеральную воду с названием «Червона Калина Лагідна», похожими, по мнению ответчика, на этикетки и оформление минеральной воды «Миргородська Лагідна». Ответчик отправил письмо с требованием прекратить нарушение. Истец просил суд «відновити становище, яке існувало до порушення».

Экспертиза установила, что «дизайн етикетки «Миргородська Лагідна» та дизайн етикетки «Червона Калина Лагідна» не є схожими до ступеню змішування». При этом суд отметил, что словесное обозначение «Червона Калина Лагідна» охраняется в Украине как коммерческое обозначение ООО «Водограй».

Хоз.суд Ровенской области в решении от 23.05.2016 г. по делу № 918/1076/15 разъяснил, что отправка письма с претензией само по себе не нарушает права истца на производство товаров (это вам не declaratory judgement в США — признать, что нет нарушения).

Как защищают незарегистрированные коммерческие обозначения в Европе

В Германии коммерческое обозначение (КО) охраняется как незарегистрированная ТМ против идентичного или схожего обозначения с момента, когда такое обозначение приобрело достаточный уровень известности среди потребителей страны.Статья от INTA 2017 г. Unregistered Trademarks in EU Trademark Law.

Единственное доказательство – социологический опрос, результаты которого оцениваются по критериям, сформированным судебной практикой.

Критерии оценки известности КО: если обозначение имеет высокую различительную способность (т.е. слово или лого оригинальные) – достаточно известности среди 25% потребителей. Однако если коммерческое обозначение описательное, суд требует узнаваемость минимум у 50% потребителей. Наконец, если обозначение вообще не использовалось в Германии нужно, чтобы 70% потребителей воспринимало его как знак для определенных товаров (это уровень общеизвестности по ст. 6bis Парижской конвенции).

Думаю, что украинский суд, по аналогии защитой коммерческого наименования, будет требовать от истца доказательства не только начала, но и длительного, постоянного использования обозначения для определенного вида товаров или услуг. Соц.опросом тут явно не отделаться 😉

На мой взгляд, коммерческое обозначение можно применять для защиты «trade dress»: внешнего вида не только товар и упаковки, но и, например, дизайна помещения, если доказать, что потребитель идентифицирует помещение с услугами, которые там оказывает лицо (шикарный обзор INTA по защите trade dress в Германии).

Этот формат примыкает к ст. 4 Закона «О защите от недобросовестной конкуренции» и как бы восполняет те случаи, когда некое обозначение сложно зарегистрировать как ТМ, но легко скопировать конкуренту, дабы получить преимущество.

Лайфхак: предприниматель добросовестно использует название, а другое лицо регистрирует его как торговую марку для тех же товаров / услуг. Ленивый будет ждать иск, чтобы потом защищаться от него признавая право преждепользования. Почему бы не возразить против регистрации или оспорить её, ведь она нарушает права заинтересованного лица на коммерческое обозначение.

Мы рассказывали об американском режиме common law trademark rights, когда человек (часто — знаменитость, чье имя используют в домене) может отменить ТМ, если докажет, что ранее использовал в коммерческом обороте идентичное незарегистрированное обозначение.

Если обзор понравился – поделитесь им или поделитесь идеями как защитить право на незарегистрированное обозначение.