debranding та rebranding оригінальних товарів як порушення ТМ

Компанія Duma купляла автонавантажувачі Mitsubishi за межами ЄС, видаляла серійні номери та торговельні марки, які вказували на Mitsubishi і наносила власне позначення. Після таких змін компанія імпортувала автонавантажувачі до Євросоюзу.

Якщо стандартним порушенням використанням ТМ чи схожого позначення, тому у цій історії формально не було саме використання знаку, адже Duma імпортувала автонавантажувачі без ТМ «Mitsubishi».

Власник ТМ не вважав такий товар підробкою (ми повернемось до цього), але вирішив, що внесення змін в маркування посягнуло на здатність ТМ відрізняти товари одного виробника від однорідних товарів іншого. Компанія Mitsubishi кваліфікувала дії як навмисне видалення ТМ, аби уникнути необхідності отримання згоди на імпорт і в 2008 р. звернулась до суду через незаконне використання знаку.

Дійсно, не міг же Mitsubishi звинуватити компанію у невикористанні?

В ЄС діє своєрідний режим вичерпання прав на ТМ: згода потрібна для ввезення товару в країну ЄС вперше, але якщо товар опинився в будь-якій країні ЄС зі згоди власника ТМ, далі він не може перешкоджати продажу, якщо немає вагомих підстав.

Бельгійський суд першої інстанції в 2010 р. відмовив позивачу, бо в діях відповідача не має використання знаку. Апеляційний суд визнав, що не знає, чи є видалення знаку і ввезення товару з новим позначенням «використанням» ТМ і запитав CJEU.

В 2018 р. у справі С-129/17 CJEU розглянув такі питання:

(1) чи є «debranding» (видалення ТМ з товару) способом використання знаку «in the course of trade», проти якого може заперечувати власник знаку?

(2) чи вважати ввезення товарів з ознаками «rebranding» (нанесення власного позначення) імпортом товару зі знаком виробника?

(3) чи має місце порушення ТМ, якщо після «debranding» та «rebranding» товари все ще сприймаються пересічним споживачем як вироблені власником ТМ (наприклад, завдяки їх зовнішньому вигляду)?

На секунду уявимо як би спір між Mitsubishi та Duma розглядав український суд.

У справі Google проти ТОВ «ГОУ ОГЛЕ» № 20/165 господарський суд м. Києва у рішенні від 21.03.2011 р. процитував судового експерта, що ТМ «має виконувати такі основні функції:

• відрізняльну (здатність відрізнити товари одних виробників від однорідних товарів інших виробників);
• гарантії якості (здатність допомогти споживачу у виборі якісного товару або послуги);
• рекламну (здатність сприяти здійсненню ефективної реклами товару або послуги).

Ці функції є взаємозалежними і з практичної точки зору їх завжди слід розглядати комплексно. Усі функції разом становлять інформативний зміст знаку і впливають у певному психологічному розумінні на споживача».

Якщо власник ТМ доведе, що тривалий час продає товари з нанесеною ТМ і пересічний споживач ідентифікує їх завдяки знаку та асоціює із якістю від виробника, значить є посягання на відрізняльну функцію знаку.

Найцікавіше третє питання: чи є небезпека введення споживача в оману щодо дійсного виробника товару?

Коли ми розповідали про спір щодо паралельного імпорту Schweppes з Британії у Іспанію суд визнав, що вирішальним фактором є можливість контролю якості товару (а не фактичне здійснення цього контролю).

З одного боку, якщо навіть після «debranding» та «rebranding» товари все ще сприймаються пересічним споживачем як вироблені власником ТМ, така небезпека неістотна. З іншого, якщо взяти до уваги потенційних покупців товару, у них може скластись враження, що виробник товару – той, чий бренд нанесено на товар (а це вже не Mitsubishi, а інше позначення), відбудеться ведення в оману.

Уявіть, якщо на автомобілі, який візуально виглядає як «TESLA» немає жодного знаку цього бренду, натомість скрізь написи «БОГДАН»? Пересічний споживач може подумати, що це підробка.

Я не зміг знайти аналогічну справу в нашій судовій практиці (коли імпортер замінює ТМ виробника на товарі на власне позначення), але згадав про рішення CJEU 2010 р. у справі C‑558/08 Portakabin v Primakabin:

«where a reseller, without the consent of the trade mark proprietor, removes the trade mark from the goods and replaces it with a label bearing the reseller’s name, with the result that the trade mark of the manufacturer of the goods is entirely concealed, the trade mark proprietor is entitled to prevent the reseller from using that mark to advertise that resale, since that adversely affects the essential function of the trade mark.»

Хоча в Германії суди кваліфікують такі дії як недобросовісну конкуренцію.

Така аргументація може спрацювати і при зверненні до АМКУ на підставі ст. 5 закону: «Неправомірним використанням товару іншого виробника є введення у господарський обіг під своїм позначенням товару іншого виробника шляхом змін чи зняття позначень виробника без дозволу уповноваженої на те особи».

Не дивно, що з посиланням на «the functions of investment and advertising of the mark» CJEU підтримав Mitsubishi:

(1) видалення ТМ з оригінального товару позбавляє власника знаку права контролювати просування і продаж товарів під брендом;

(2) «debranding» з нанесенням власних позначень, аби продавати цей товар споживачам свідчить про комерційну діяльність для отримання прибутку, отже є використанням ТМ;

(3) видалення знаків завдає шкоди функції ідентифікації ТМ, адже товар залишається впізнаваним, хоча породжує у покупців сумніви в оригінальності.

Суд пояснив, що право власника знаку перешкоджати імпорту товарів стосується ситуацій, коли товари ще не пропонуються покупцям. Наприклад, товари в режиму транзиту (справа С-405/03 Class International BV v Colgate-Palmolive Company, Unilever NV 2005) і товари, які зберігаються на складі (goods under warehousing procedures).

Рекомендую коментар у Trademark Reporter INTA 2019 Vol. 109 No. 5 The CJEU on Debranding — On the «Mitsubishi v. Duma» Judgment від Fabio Angelini та Simone Verducci Galletti.

Чи можна вважати такий товар контрафактним?

Щойно імпортер вносить будь-яку зміну в товар, це створює передумови до посягання на право власника ТМ контролювати якість товару до кінцевого споживача. Але ж «будь-яка зміна» — це не занадто широко?

По-перше, під «товаром» розуміємо не лише сам товар, але і його упаковку, супровідну документацію та складові (як пульт і телевізор). Звісно, якщо мова йде про комплектацію україномовною документацією і виробник контролює її зміст, зміна не посягає на цілісність товару.

По-друге, якщо імпортер переклеює написи, які вказують на країну походження товару, його комплектацію та модель, це явно робиться з метою ввести в оману покупця, який купляв товар в одними властивостями, а отримав з іншими.

Згадаємо другу функцію ТМ – гарантія якості товару чи послуги. Наявність відомого знаку на товарі допомагає споживачу у виборі: якщо він довіряє бренду, то переносить цю лояльність на будь-який товар з цим брендом.

Оригінальний товар не став неякісним, але у споживача є розчарування через обман – він купляв модель з певними характеристиками, а отримав зовсім інші. Споживач перестає довіряти якості бренду, а виробник втрачає дохід. Це і є порушення.

Ми розповідали на кому тягар доведення контрафактності товару. Власнику ТМ достатньо вказати суду, що його згоди на нанесення знаку на товар не було (за умови, якщо такий знак схожий з ТМ власника настільки, що їх можна сплутати).

Чи може власник ТМ довести, що змінений чи пошкоджений оригінальний товар, якщо така зміна відбулась без згоди власника ТМ, є контрафактним, бо продаж його споживачам завдає шкоди репутації бренду, а, можливо, і самим покупцям?

Власник ТМ не давав згоди на зміну товару і на зміну позначення, яке нанесено виробником і має виконувати функцію захисту інвестицій власника у якість товару, задоволення споживачів від користування товаром, бажання купувати знову і рекомендувати бренд знайомим. Питання не просте, але варто очікувати появу української практики у таких спорах.

Якщо пост сподобався – поділіться ним і підписуйтесь на наш блог.