Відповідальність онлайн майданчиків за порушення торговельної марки

Знаєте, що таке проблема «whack-a-mole»? Коли правовласник витратив час, зусилля і кошти аби заблокувати веб-сайт, який продає підробку, а через кілька годин з’явилась його копія і треба починати знову. Більш звичний вираз із аналогічним змістом – «Сізіфова праця» (Study on Approaches to Online Trademark Infringements Dr. Frederick Mostert 2012).

Якщо є оператор ринку, на якому порушники пропонують підробку, найкоротший шлях – попросити оператора вигнати їх з ринку. Однак оператор отримує дохід від клієнтів, тому економічний стимул у нього відсутній. Якщо ж оператор відповідатиме за порушення, вчинені клієнтами, він вже зацікавлений активно слідкувати, аби вони не порушували. Кращого способу боротись із проблемою «whack-a-mole» при порушенні інтелектуальних прав в інтернеті поки немає. Раніше ми розказували як виглядає ситуація в Україна.

Чому Amazon має відповідати за порушення торговельної марки? Чому його не врятує жилет під назвою «інформаційний посередник»? Про це 28.11.2019 р. висловився Advocate General у справі C-567/18 Coty Germany v Amazon. Посередник – це особа, яка не вчиняє порушення, але її послугами користується порушник, і посередник має можливість перешкодити вчиненню порушення, адже його послуги є важливими для порушника (наприклад, хостинг для веб-сайту).

Хто знає, коли з’явилась «doctrine of secondary liability» стосовно ТМ?

Верховний Суд США вперше застосував її в 1924 р. у справі William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co. Пізніше базовим стало рішення Inwood Labs v Ives Labs 1982 р., де суд вирішив з’ясувати чи знав або міг знати посередник про те, що став співучасником порушення. Які послуги перетворюють інформаційного посередника із нейтральної особи на учасника, який бере активну участь в порушенні?

США. Tiffany v. eBay

В 2001 р. у справі Gucci America, Inc. v. Hall & Associates відповідач захищався посиланням на закон (Communications Decency Act 1996), який звільняє власника сайту від відповідальності за user generated content. Однак претензії щодо порушення ТМ – виняток із правила.

В 2004 р. Tiffany подав позов до eBay. Останній знав про незаконне використання ТМ, адже брав участь (і отримував дохід) у продажі підробок на власному сайті. В 2008 р. суд першої інстанції, а в 2010 р. апеляція відмовили в задоволенні позову.

Суди вказали, що eBay ані власними діями, ані за допомогу продавцю не повинен відповідати за продаж контрафакту на його сайті. Щодо використання ТМ в рекламі, такі послуги знаходяться в межах добросовісного використання, бо потрібні для опису товарів, які пропонуються для продажу.

Суд застосував до eBay тест з Inwood Labs: позивач має довести, що посередник умисно спонукав інших порушувати ТМ або продовжував надавати послугу тій особі, щодо якої йому відомо або він мав би знати, що вона є порушником. Читайте тут A Safe Harbor for Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability.

Наступного року у справі Louis Vuitton Malletier v. Akanoc Solutions суд вказав: якщо позивач довів, що посередник мав можливість прямого контролю та моніторингу засобів, які використовують порушник щодо ТМ позивача, це підстава для contributory liability.

Франція. LVMH v eBay

В 2012 р. Верховний Суд (рішення французською мовою на 13 стор.) залишив в силі рішення апеляційного суду, який визнав eBay винним (у формі недбалості) в порушенні ТМ.

Відповідач не був пасивним хостинг провайдером, але «активним посередником», який відіграв істотну роль у продажу контрафактних товарів, та отримував прибуток. eBay дозволив просувати контрафактний товар за ключовими словами «imitation» та «fake» поряд з торговельними марками позивачів.

Після того як національні суди декількох європейських країн розглянули спори щодо ролі eBay (нейтральний хостинг провайдер або активний учасник продажу), настала черга CJEU.

У справі Google AdWords C-236/08 2010 р. суд пояснив умови звільнення провайдера від відповідальності: «If service provider has not played an active role of such a kind as to give it knowledge of, or control over, the data stored, that service provider cannot be held liable for the data which it has stored».

Європа. LÓreal v eBay

Якщо оператор надає послуги (optimising the presentation of the offers for sale or promoting those offers), він втрачає нейтральне положення між клієнтом (продавцем) та потенційним покупцем. Він не може не знати дані, що стосуються пропозицій з продажу товарів (одне з найбільш цитованих рішень С-324/09).

Посередник не може посилатись на safe harbor, якщо знав про факти і обставини або якщо умови, за яких «diligent economic operator» мав би зрозуміти, що пропозиції для продажу товарів були незаконними, але не вчинив належних дій.

Цей критерій (diligent economic operator) відсилає до доктрини «Duty of Care». Почитати про Standards for Duty of Care? Debating Intermediary Liability from a Sectoral Perspective.

CJEU додав, що національні суди можуть зобов’язати online marketplace вжити заходи, покликані не лише припинити, але і запобігти майбутнім аналогічним порушенням. Такі заходи мають бути ефективними, співмірними та не повинні створювати перешкоди для законної торгівлі.

Германія. RapidShare v. Senator

У справі RapidShare v. Senator 2013 р. Верховний Суд встановив, що хоч сервіс і не здатен контролювати дані, які завантажуються завдяки його послугам, він взяв участь в порушенні, бо пропонував послуги анонімно і не запровадив заходи, які б перешкодили аналогічним порушенням в майбутньому (регулярне сканування посилань для виявлення очевидних порушень).

Наступна зупинка – Китай

За даними дослідження 2015 р. лише 38% товарів на сайті Taobao є оригінальними, інші – підробки. Майданчики активно сприяють продажам, надаючи pay-for-performance (P4P) marketing services.

Рішення у перших справах склались на користь онлайн майданчиків (Aktieselskabet AF v. eBay Network Shanghai Co. 2005 та Puma Rudolf Dassler Sport v. Zhejiang Taobao Network Co. 2006). Згодом з’явилась норма: якщо посередник знає, що користувач його послуг вчиняє порушення, але не протидіє цьому, то відповідає спільно з порушником.

В справі Descente Ltd. v. Today Beijing City Info. Tech. Co. 2012 суд вказав: чим більше власник сайту залучений у послуги з продажу товарів, тим більше рівень «duty of care» щодо активних заходів захисту. Китайський суд визнав Apple порушником авторських прав і стягнув компенсацію $82,600 (China Encyclopaedia Publishing House v. Apple Inc. 2012), а за послугу AdWords спільно з порушником, який рекламував свій товар, присудив і Google сплатити близько $46,000 (Taishan Gangyi Co. v. Beijing Guxiang Info. Tech. Co. 2008). Детальніше Secondary Liability for Trademark Infringement Online: Legislation and Judicial Decisions in China.

Найвідоміша справа – Yinian Fashion Trading Co. v. Zhejiang Taobao Network Co. & Du Guofa. Taobao за скаргою правовласника заблокував сторінки магазинів, що продавали підробку. Однак власник ТМ подав позов, бо вважав, що Taobao мав діяти активніше – відслідковувати і блокувати сторінки порушника на його сайті. Суди двох інстанцій визнали, що Taobao спільно відповідає із безпосереднім продавцем.

Повернемось до Coty Germany v Amazon

На думку Advocate General, щоб власник ТМ міг заборонити діяльність посередника одночасно мають бути виконані дві вимоги:

(1) майнова (володіти товаром, який порушує ТМ);

(2) суб’єктивна (намір пропонувати товар для продажу на підставі договору).

В цій справі роль посередника слід описати як «integrated store», де Amazon грає активну роль в продажі товарів. Насправді Amazon має абсолютний контроль над цим процесом, зазначив AG.

З погляду кінцевого споживача, який купує товар у продавця на Amazon, зовсім не просто розрізнити, хто ж продає товар: виробник, його офіційний дистриб’ютор чи стороння особа. Це негативно впливає на основну функцію ТМ – вказувати на походження товару від певного виробника (the indication of the origin of the product).

Якщо оцінити зусилля, які вчиняє власник сайту в рамках послуги «Fulfilment by Amazon», це доводить, що надаючи платні послуги, він має проявити належну турботливість щодо товарів, які продає. Amazon знає, що без такого контролю він надаватиме послуги щодо продажу підробок, крадених речей та неодмінно стане співучасником численних порушень прав інтелектуальної власності. Все це вказує, що посередник не може перекласти відповідальність на продавця.

Advocate General передбачив: якщо суд встановить, що майданчик грав активну роль, тоді компанія не лише відповідатиме як посередник, але і як прямий порушник ТМ (бо мала знати про порушення і отримувала дохід, надаючи послуги порушнику).

Наприклад, в серпні 2019 р. брюсельський суд у справі Louboutin заборонив Amazon використовувати позначення позивача і встановив штраф 50 000 євро за кожен день порушення. Майданчик використав зображення червоної підошви рекламуючи не лише оригінальне взуття, але і оголошення про продаж підробок.

Британські суди визнають шкоду ТМ, якщо дії провайдера розмивають знак. Cosmetic Warriors Ltd проти Amazon.co.uk Limited 2014 про використання Amazon знаку «lush» для спрямування клієнтів на веб-сторінки, що пропонують продукцію конкурентів. Суд зауважив, що товари були змішані з товарами, які були у власності Amazon  та товари, що належать третій особі, де Amazon надає Fulfilment (Amazon’s involvement was more than sufficient for it to be commercially involved in the offering for sale and selling).

Amazon зосередив увагу на користі своїх пошукових засобів для споживачів, але суд зазначив, що задоволення потреб покупців не може виправдати дії Amazon внаслідок яких споживачі будуть сприймати ТМ Lush не більше, ніж загальну назву виду товарів.

Як суди ЄС та США оцінюють стандарт обізнаності та турботливості інформаційних посередників у спорах при порушенні авторських прав та торговельних марок – The Knowledge Standard for ISP Copyright and Trademark Secondary Liability: A Comparative Study on the Analysis of US and EU Laws 2013 р.

В США та Європі з 2016 р. обговорюють і в 2020 р. планують впровадити «notice and staydown», яка має побороти проблему «whack-a-mole»: після видалення контенту посередник має відстежувати повторну появу і самостійно блокувати. YouTube витратив на $100 мільйонів на розробку системи Content ID. Facebook та Soundcloud вже використовують для автоматичного відстеження софт Audible Magic. Детальніше у 2019 р. Study On IP Enforcement Measures, Especially Anti-Piracy Measures In The Digital Environment Dr. Frederick Mostert, Ms. Jane Lambert.

Якщо огляд корисний — поділіться ним і підписуйтесь.