Как отменить знак, зарегистрированный недобросовестно (bad faith)

Не самая известная ст. 6 quinquies Парижской конвенции гласит: товарные знаки могут быть признаны недействительными, если они могут ввести в заблуждение общественность. Если кто-то решил зарегистрировать чужой знак в нашей стране, шансов вернуть его немного. Надо доказать, что владение знаком ответчиком порождает у потребителей ложные ассоциации, связанные с определенным производителем.

Яркий пример – история канадской компании, которая в 2015 г. обнаружила, что наш соотечественник зарегистрировал их знак для однородных товаров. Подан иск об отмене ТМ, поскольку веб-сайт, по мнению истца, вводит потребителей в заблуждение, однако суды первой и апелляционной инстанции отказали в иске. Кассация указала, что сайт ответчика создает впечатление сайта официального дилера или производителя товара и 16.08.2017 направила дело № 761/36968/15 на новое рассмотрение.

Шевченковский районный суд г. Киева не увидел оснований применить п. (1) ст. 6 bis Парижской конвенции, поскольку истец не представил решения о признании знака общеизвестным в Украине (хотя речь шла о ст. 6 quinquies) и 18.01.2019 отказал в иске. Апелляция 05.12.2019 поддержала коллегу: заключение эксперта о том, что знаки порождают ложные ассоциации, связанные с определённым производителем, без статуса общеизвестного знака не может быть основанием для отмены ТМ. Спустя 5 лет дело снова в кассации.

Если знак не общеизвестен, владелец не может отменить недобросовестную регистрацию?

Есть надежда, что такой подход будет исправлен благодаря одному абзацу из постановления по делу № 910/12685/17. Истец просил отменить ТМ, который способен ввести в заблуждение в отношении товара, маркированного этим обозначением, который не истец, а третье лицо начало производить за несколько лет до подачи заявки на оспариваемую ТМ.

Первая инстанция 25.07.2018 отказала: истец не предоставил доказательства, что обозначение признано общеизвестным на дату ранее спорной ТМ, значит нет доказательств, что знак ответчика способен ввести потребителей в заблуждение. Апелляция 05.06.2019 тоже не увидела оснований для отмены ТМ: истец, вместо того, чтобы дать решение о признании знака общеизвестным, ссылается на свои предположения касательно известности обозначения.

Кассация 08.08.2019 отметила, что истец должен предоставить доказательства введения своих товаров с идентичным обозначением в оборот на рынке Украины до даты подачи заявки. Чтобы обосновать риск ввести в заблуждение украинских потребителей, нужно доказать продажу товара истца в стране; возникновение и наличие у потребителей стойкой ассоциативной связи между товарами ответчика и обозначением, которое использует истец.

Однако Верховный Суд признал необоснованным выводы о необходимости признания знака общеизвестным как условия отмены ТМ ответчика.

В деле № 910/513/18 компания Даймлер, узнав, что украинская компания владеет ТМ «АМГ» для услуг 39 класса, подала иск об отмене знака. Основание: в процессе использования знака ответчиком существует опасность введения потребителя в заблуждение относительно лица, которое оказывает услуги. Суд первой инстанции решением от 04.06.2018 и апелляция постановлением от 15.01.2019 отказали в иске.

Верховный Суд 09.04.2019 вернул дело на новое рассмотрение: для вывода об однородности услуг нужно установить другие фактические обстоятельства использования обозначений истцом, в т.ч. с т.з. вероятного возникновения у потребителя представления о принадлежности таких услуг одному лицу, которое их оказывает. Хоз.суд г. Киева прислушался и 23.01.2020 удовлетворил иск об отмене ТМ , а сейчас дело в апелляции.

Недобросовестный агент и как его толковать

В ст. 6-seрties Парижской конвенции есть пример недобросовестной регистрации: если агент или представитель владельца знака подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего имени, владелец имеет право потребовать ее аннулирования.

В Украине есть практика применения этой нормы, но обратим внимание на дело №760/4267/17. Истец, будучи производителем косметики, был лишен возможности продавать товар через других дистрибьюторов или использовать товар в рекламе. Пользуясь правами, которые дает регистрация ТМ, ответчик рассылал претензий, где утверждал, что продукция истца является подделкой и препятствовал коммерческой деятельности истца в Украине.

Со ссылкой на решение судов по делу № 21/442, № 2-251/13 и конвенцию, суд указал, что при толковании терминов «агент» и «представитель» следует исходить не из узкого юридического значения, свойственного отраслям гражданского и торгового права, а из такого их значения, которое бы охватывало и распространителей продукции контрагента, которые находятся с ним в договорных отношениях.

Суд процитировал ст. 4(4)(§) Директивы № 2008/95/ЕС: знак не подлежит регистрации, если его можно спутать с маркой, которая использовалась за рубежом на день подачи заявки на регистрацию и продолжает использоваться там, при условии, что на день подачи заяви заявитель действовал недобросовестно.

Соломенский районный суд г. Киева в решении от 21.02.2019 пояснил, что эта норма отражает мировую практику и применяет понятие «недобросовестности», которое означает намерение ввести в заблуждение потребителя и воспользоваться конкурентными преимуществами, полученными безосновательно. Апелляция 16.09.2019 оставила в силе решение суда и повторила ссылку на ст. 4(4)(§) Директивы № 2008/95/ЕС. Как думаете, согласится с ними Верховный Суд?

Что указывает на недобросовестность заявителя?

CJEU в деле Lindt C-529/07 2009 г. указал: чтобы определить, действует ли заявитель недобросовестно, суд должен принять во внимание все факторы на момент подачи заявки, в частности:

1. тот факт, что заявитель знает или должен знать, что третье лицо использует в другом государстве идентичный или схожий знак для однородных товаров;
2. намерение заявителя помешать третьему лицу продолжить использование такого знака;
3. степень правовой защиты, которой пользуются знак третьего лица и знак, для которого испрашивается регистрация.

Еще одно обстоятельство озвучено в деле C-569/08 (Internetportal) 2010 г.: намерение не использовать знак на рынке, для которого испрашивается защита, будет важным фактором при оценке недобросовестности. Свежая практика применения нормы ст. 4(2) EU Trademark Directive 2015/2436/EC в деле C‑371/18 Sky plc v Skykick UK Limited 2020.

Едва ли не самое необычное дело о ТМ ELYSIUM 1998 г. Верховный Суд Нидерландов признал, что фактическое использование длилось 1 день, когда компания опубликовала пресс-релиз о запуске своих похоронных услуг, а СМИ распространили информацию. Этого оказалось достаточно, чтобы отменить недобросовестно зарегистрированный знак ответчика.

Факторы для оценки (не)добросовестной регистрации знака

Доказательства продажи товаров

В мире, где вместо витрины – страничка в социальной сети или сайт, покупка в один клик и доставка по всему миру, бренду одежды из Бразилии или Индонезии, вовсе не обязательно открывать сеть магазинов в Киеве и наоборот. Есть предприниматели, которые покупают товары за рубежом и продают украинскому покупателю на страничке онлайн маркетплейса. Например, в Украине официальный магазин ИКЕА открыли месяц назад, но множество посредников привозят их товары десяток лет.

Доказательства рекламы

Совсем не обязательно приносить стопки эфирных справок о десятках тысяч медиавыходов и потраченных миллионах на телевизионную рекламу, печатную и внешнюю рекламу.

Если на страничке бренда 10 000 подписчиков из Украины, и они взаимодействуют с контентом (комментируют посты, делятся и т.д.), это доказывает, что у знака есть узнаваемость в Украине, а значит и вероятность ввести в заблуждение со стороны нарушителя.

А если услуги бренда бесплатные для конечного пользователя?

Например, видеоблогер, который публикует контент и собрал аудиторию из 5 млн подписчиков. С т.з. теории использования торговых марок, он не оказывает зрителю (потребителю) платную услуг. Это дает повод сомневаться – используется ли название канала как торговая марка? Но ведь название канала легко коммерциализировать: от продажи брендированного товара до рекламных интеграций с известными брендами.

У нас был пост, как защитить в Украине незарегистрированные коммерческие обозначения и об американском режиме common law trademark rights, а вот обзор европейской практики от ИНТА 2017.

Если обзор понравился – поделитесь публикацией.