Спосіб захисту і відповідач в спорах про доменне ім’я

Пропоную гру – знайти в реєстрі судових рішень найдивнішу позовну вимогу щодо доменного імені. Можна зібрати непогану колекцію «50 екзотичних способів забрати домен». Наприклад: визнати право інтелектуальної власності на доменні імена або визнати акт передачі доменних імен таким, що не відповідає законодавству (і це в одній справі 2006 р!).

Раніше суди прискіпливо оцінювали вимоги щодо доменів. Наприклад, в 2006 р. суд відмовив Бріджстоун, бо законодавством не передбачено такий спосіб захисту прав власника ТМ як визнання недійсною реєстрації доменного імені. Ще одна причина, чому спосіб захисту важливий – обрати належного відповідача, аби знати як виконувати рішення. За 15 років адвокати та суддів сформували підхід, а я спробую трохи його покритикувати.

Почнемо з кваліфікації права на доменне ім’я

Право на домен точно не є видом права інтелектуальної власності, так само не є видом права власності. Причина – вичерпний перелік абсолютних прав (numerus clausus). Формально є вичерпна кількість доменних імен, які потенційно може зареєструвати особа. Цей підхід активно критикують як застарілий, посилаючись на віртуальну власність (акаунти в соцмережах, комп’ютерних іграх тощо – детальніше в статті Катерини Некіт).

В дусі римського права виглядають віндикаційні комбінації у спорах про «Клумбу.УА»: суд визнав право володіння доменом з пов’язаною ТМ і зобов’язав реєстратора перевести керування доменом шляхом передачі до облікового запису позивача (Верховний Суд 12.02.2020 повернув справу №201/14163/13 на новий розгляд). В справі №754/13529/17 позивач просить витребувати право користування доменом із чужого незаконного володіння (24.06.2020 Київський апеляційний суд відмовив в задоволенні вимог).

В Посібнику для суддів з інтелектуальної власності (стор. 345) сказано, що переделегування обґрунтовується майновим підходом до тлумачення природи доменного імені (як об’єкта приватної власності). Нібито ЄСПЛ в рішенні «Паеффген проти Німеччини» визнав, що в основі права на доменне ім’я лежать відносини власності. Можливо таке тлумачення надихає суддів на думку, що «переделегування доменного імені фактично є позбавленням права власності реєстранта» (рішення від 09.08.2019 у справі №754/5784/18).

Я не згоден з таким тлумаченням, бо ЄСПЛ писав, що: (1) The possessions at issue in the present case were not tangible, but a contractual right to the exclusive use of domain names (2) contract with the registration authority provided that the applicant had a right to use the domain in question, which constituted «property».

На мою думку, право на домен – це право використання, яке виникає на підставі правочину між реєстратором і клієнтом (користувачем доменом). Це майнове право, але захищають його не класичними зобов’язальними способами (виконати обов’язок в натурі, повернути майно, передане у користування), а позовом третьої особи, яка не є стороною договору між реєстрантом та реєстратором. Навряд чи доречно заявляти про переведення обов’язків реєстранта за цим договором і переважне право на делегування (щось подібне відбувалось у справі №761/39376/16 постанова від 17.07.2018).

Які способи захисту обрати?

Найчастіше підставами є посягання на торговельну марку та комерційне найменування, інколи ім’я або псевдонім особи. Якщо домен не потрібен (наприклад, це образливе словосполучення із його іменем), позивач проситиме припинити користування. Фантазія тут нестримна: зобов’язати видалити з реєстру; скасувати реєстрацію; достроково анулювати; припинити делегування; визнати недійсним делегування домену.

Як влучно написав суд у справі ТОЙОТА (№ 910/3252/13 рішення від 23.10.2013), через декілька годин після виконання рішення відповідач зможе зареєструвати його повторно. Позивач не може перешкодити повторній реєстрації домену, що призведе до повторного звернення до суду.

Аби забрати домен, треба просити суд переделегувати його позивачу. Делегування – це процес надання можливості особі користуватися доменним іменем. Перші згадки про делегування з посиланням на правила ICANN, які я зміг знайти, датовані 2004 р. (постанова ВГСУ від 08.06.2004 у справі № 44/1). Цікаво, що інколи реєстратори не погоджуються із такою вимогою (22.01.2020 апеляція у справі №754/5784/18), хоча це непослідовно.

Більшість судів задовольняють переделегування (наприклад, Верховний Суд у справі № 760/4672/14 від 19.12.2018) з посиланням на Правила і Принципи розгляду спорів про доменні імена, які визнані звичаєм ділового обороту, прийнятим в міжнародній практиці. Інколи згадують п. 2 ст. 6 Спільної рекомендації стосовно охорони добре відомих знаків Генеральної Асамблеї ВОІВ – власник добре відомого знаку має право вимагати, аби реєстрант спірного домену скасував реєстрацію або передав його власнику знаку.

Є ще один спосіб – заборона використання у доменному імені знаку чи комерційного найменування. Але цікавіше його тотальна (або, як пишуть науковців, прогібіторна) версія – заборона використання доменів або позначення в домені шляхом делегування іншим особам. Цю вимогу на майбутнє може виконати будь який реєстратор. Як вважаєте, чи можна вимагати її виконання від всіх реєстраторів, якщо вони не брали участь у спорі?

В справі 904/7494/17 у зв’язку з безпідставністю та необґрунтованістю суд відмовився заборонити незаконне делегування на користь інших осіб доменного імені. Той таки суд у справі Meizu (рішення від 03.02.2017 №916/2223/16) заборонив делегувати на користь інших осіб спірний домен. Зрештою в справі 910/32742/15 суд заборонив реєстратору порушувати права інтелектуальної власності позивача на комерційне найменування «БОМОНД» шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені (рішення господарського суду м. Києва від 19.12.2016, постанова Київського апеляційного госп.суду від 20.08.2018, постанова Верховного Суду від 18.10.2018). Можливо, такий спосіб доречний, якщо позивач не хоче сам використовувати домен, але і не дати іншим це робити.

Кому заявляти вимогу про переделегування?

Зазвичай відповідачем буває: (1) реєстрант, який має право на використання домену і може звернутись до реєстратора для внесення змін; (2) реєстратор, який може внести зміни в реєстр доменів; (3) обидва.

Однак позивачу часто невідомо, хто реєстрант, тому треба витребувати цю інформацію у реєстратора. Зрештою реєстрантом може бути вказана неіснуюча особа. (одного разу суддя навіть насварив реєстратора за те, що політика надання послуг суперечить природі правочину – рішення від 12.01.2017 у справі № 922/3151/16). Якщо вимогу переделегувати заявлено до реєстранта, щойно позивач отримає рішення на свою користь, він почне його виконувати. Але якщо реєстрант не подасть реєстратору необхідні документи про переделегування, позивач не зможе виконати рішення.

Найлегше не витрачати час на ідентифікацію реєстранта і подати позов лише до реєстратора домену. В справі АМСТОР власник ТМ так і зробив. ВГСУ, повертаючи справу № 910/1185/15 на новий розгляд, попросив суд з’ясувати чи здійснювалося використання ТМ реєстратором в спірному. У справі № 910/2115/16 до цього ж реєстратора Електролюкс в першій інстанції скасував реєстрацію домену. Однак апеляція 20.09.2016 з’ясувала, що власником домену є фізична особа, тому припинила провадження. Реєстратор є посередником, коли делегує домен реєстранту, але це не заважає зобов’язати скасувати делегування чи передати домен.

Ще одна причина, чому вимогу про переделегування адресують реєстратору – в Регламенті публічного домену. Версія 3.5, сказано, що зміни щодо статусу доменного імені може здійснювати реєстратор (в т.ч. за рішенням суду чи доменного арбітражу). Він може негайно виконати рішення без зловживань з боку реєстранта. Найчастіше залучають обох: реєстранта зобов’язують припинити порушення прав на ТМ, а реєстратора – переделегувати домен (рішення від 22.05.2019 у справі № 760/27385/17).

Якщо реєстратор є нерезидентом, судовий розгляд сповільнюється: треба повідомити і вручити документи, витребувати дані про реєстранта. На мою думку, можна не залучати реєстратора як відповідача, якщо змінити підхід до способу захисту.

Наприклад, у справі № 2-240/2010 (рішення від 09.07.2010) суд визнав за позивачем право на використання обраної назви доменного імені та делегував доменне ім’я позивачу. Як би суд не зобов’язав реєстратора внести зміни до реєстру, невже реєстратор може відмовити? Правовстановлюючим документом є рішення суду: у позивача є право використовувати конкретний домен. Позивач створює акаунт в системі реєстратора і надсилає вимогу про передачу домену разом із копією рішення.

Переделегування (або перереєстрація в термінології Регламенту публічного домену) – це процедурна дія. Спосіб захисту – юридична дія. Якщо право на доменне ім’я – це право користуватись ним, значить спосіб захисту – визнати право на використання домену. Далі уточнити: шляхом переделегування (перереєстрації) на користь позивача. Якщо реєстратор домену не є відповідачем чи третьою особою, це не повинно перешкоджати виконанню рішення.

Реєстратор має його виконати, бо це (1) в рамках його повноважень та правил домену і (2) не порушує договір із реєстрантом, якому він раніше делегував домен (в публічній оферті має бути застереження). Реєстратори-нерезиденти регулярно фігурують в доменних спорах, тому аби уникнути затягування розгляду справи, де від реєстратора не очікують активної участі, і процесуальної економії, варто обмежитись визнанням за позивачем права на домен.

Якщо огляд сподобався — можете пошерити його, якщо не згодні — пропонуйте як краще.