Знак з іменем відомої людини (не) суперечить публічному порядку?

Так у світі повелося – юристи очікують послідовні рішення органів влади в однакових ситуаціях. Чому? Бо тоді ми можемо спрогнозувати ризики і дати корисну пораду клієнту. Навіть юрист не любить відповідати: «це може бути так, а може бути навпаки – важко сказати як буде».

Сьогодні я розкажу про суперечливу практику Укрпатенту щодо реєстрації ТМ, які містять ім’я або псевдонім відомої в Україні особи, яка померла.

Почнемо з передісторії

Якщо ви захочете зареєструвати ім’я dead celebrity, як ТМ, у кого питати дозвіл? Декілька років тому склалась судова практика (справа ТМ «АНТОНОВ» ВГСУ 2014 р.) – якщо заявник не може спитати згоду особи, немає перешкоди реєструвати. Зокрема, ці імена видатних українців стали знака різних осіб (номер свідоцтва):

• «Гоголь» (95193) для алкогольних напоїв;
• «Іван Франко» (22987) та «Ярослав Мудрий» (17844) для тютюнових виробів;
• «Булгаков» (181538) та «Шевченко» (224762) для ресторанів;
• «Богдан Хмельницький» (237271), «Петро Дорошенко» (221529), «Степан Бандера» (221525), «Іван Мазепа» (216634) для солодощів. Я критикував цей підхід в 2016 р.

Раптом Укрпатент згадав, що є заборона реєструвати ТМ, які порушують публічний порядок. Тут починається основна частина історії.

Чому публічний порядок захищає ім’я селебріті?

У Коментарі до Паризької конвенції проф. Г. Боденхаузен (1977) написав: знаком, що суперечить публічному порядку, може бути знак, який не відповідає фундаментальним правовим і соціальним концепціям даної країни.

Заборона реєстрації ТМ, які суперечать публічному порядку, покликана захистити споживачів від впливу назв товарів, семантика яких популяризує заборонені види діяльності (використання наркотиків, насилля, пропаганда аморального образу життя).

Наприклад, Апеляційна палата (АП) з посиланням на публічний порядок відмовила в реєстрації знаків:

• «Black Cocaine» за заявкою № m201808570
• «CONTRABANDA» за заявкою № m201806790

Втім немає пояснення, яким чином публічний порядок охороняє імена померлих відомих осіб від тих, хто хоче присвоїти їх в якості ТМ. Однак Укрпатент спробував цей підхід, але якось дуже вибірково і непослідовно.

Чому одні заявки з іменами померлих знаменитостей не отримують відмову, а інші – отримують? Наприклад, чи вважає читач, що якесь із цих імен не є іменем відомої в Україні особи?

• «Shakespear» (208262)
• «ВАН ГОГ / VAN GOGH» (249600)
• «Довбуш Карпатський» (254073)
• «Моне імідж студія» (292613)

По номеру після кожного імені читач здогадався, що всі вони стали ТМ. Чому заявники не отримали відмову через те, що знак порушить публічний порядок в нашій державі? Невже суб’єктивний фактор оцінки відомості особи виправдовує експерта? Виходить, що використання імені Ван Гога чи Моне не може зачіпати почуття шанувальників художника?

Може я помиляюсь, бо не кожна ТМ з іменем відомої особи автоматично посягає на публічний порядок. Можливо деякі імена цілком безпечні для публічного порядку, а окремі – створюю загрозу? Пошукаємо послідовність в рішеннях АП.

Тест на загрозу публічному порядку в рішеннях АП

«ОМАР ХАЙЯМ» для алкогольних напоїв

У рішеннях щодо позначень «ОМАР ХАЙЯМ» та «OMAR KHAYYAM» колегія дійшла висновку, що спосіб використання позначення у складі етикеток не створює неправильного розуміння (спотворення) особистості Омара Хайяма або ймовірності завдання шкоди репутації цій відомій особі чи применшення його вкладу у світову культуру й літературу.

Отже, сприйняття імені поета в українському суспільстві не може пов’язуватися з будь-яким посяганням на основи суспільного ладу держави, основні права і свободи людини та суспільства.

«МАЗЕПА НА ВЕРЕСОВОМУ МЕДУ» для алкогольних напоїв

Колегія вирішила, що використання позначення, яке поєднує словесні елементи «МАЗЕПА» та «НА ВЕРЕСОВОМУ МЕДУ» породжує враження про саркастичний семантичний зміст і нешанобливе ставлення до видатної української історичної постаті – гетьмана України Івана Мазепи.

В рішенні є пояснення, чому позначення суперечить публічному порядку:

• позначення може ображати почуття українців – більшість повнолітніх громадян України, які можуть купувати алкогольні напої;
• позначення принижуватиме значення історичної особи – відома більшості українців;
• причиною вірогідного спотворення чи приниження образу відомої особи є саркастичний семантичний зміст другого словесного елементу.

«VYSOTSKY» для виставок та концертів

На думку експерта словесне позначення «vysotsky» суперечить публічному порядку, відтворює прізвище відомої особи, що внесла значний вклад у світову культуру і використання якого в якості знаків може негативно сприйматися в суспільстві. Я окремо розібрав це рішення в 2015 р.

Колегія озвучила фактори, які потрібно розглядати для оцінки:

• чи зачіпає заявник честь та гідність вказаної особи або її спадкоємців чи шанувальників?
• чи ображає заявник або чи може своїми діями призвести до неповаги або втрати репутації цієї особи?
• чи ображає заявник патріотичні почуття інших людей або викликає їх обурення?

Врешті колегія дійшла висновку, що позначення не містить жодної з ознак порушення публічного порядку.

«БРОДСЬКИЙ» для багатьох класів товарів і послуг

Сприйняття прізвища «Бродський» в українському суспільстві не може пов’язуватися з будь-яким посяганням на основи суспільного ладу держави, основні права і свободи людини та суспільства, є досить поширеним в Україні прізвищем, не викликає однозначної і беззаперечної асоціації у свідомості про його належність відомій особі – поету Йосипу Олександровичу Бродському, а відтак не може негативно сприйматися у суспільстві

АП дозволила зареєструвати знак «Бродский» відносно товарів 03, 05, 10, 16, 29, 31 та послуг 35, 38, 41, 44 класів.

Ключова думка: «Простого відтворення прізвища відомої особи не достатньо для ствердження, що заявлений знак суперечить публічному порядку» (із рішення ТМ «vysotsky»). Самого припущення про вірогідність образити почуття прихильників відомої особи недостатньо, аби вважати це посяганням на публічний порядок. Однак є відмови, де немає жодної аргументації (чому ім’я чи псевдонім образить почуття шанувальників dead celebrity) і АП не застосовує ті фактори, які вона озвучила в інших рішеннях.

Суперечність публічному порядку має бути очевидною. Лише натяк або невизначена можливість того, що хто-небудь може вирішити, що це позначення чи його елемент суперечитиме публічному порядку в певних обставинах, не може бути достатнім для відмови в реєстрації знака в цілому (рішення АП від 19.07.2018 р. «МИЛОСЕРДИЕ» для алкоголю, рішення АП від 07.08.2020 р. «Papa Carlo» для кондитерських виробів).

Який висновок із наведеної практики?

Абсолютно незрозуміло, чому частина позначень із іменами померлих знаменитостей не отримує відмову через суперечність публічному порядку. АП скасовує відмову або залишає в силі без жодної послідовності у аргументації. Хіба це не доказ того, що «публічний порядок» не підходить в якості підстави для відмови в цій ситуації? Треба застосовувати правильну підставу — немає згоди. Якщо заявник доведе, що позначення  не експлуатує чужу популярність (бо, наприклад, отримало самостійну ідентифікацію як позначення товарів і послуг заявника), це може переважити відсутність згоди, бо доводить добросовісність заявника.

EUIPO допускає реєстрацію знаків, які відтворюють прізвища відомих осіб, що внесли значний вклад у культуру і померли давно, але добре відомі пересічному споживачу: «VAN GOGH» (№ 000119123 від 07.04.1998); «MOZART» (№ 000883355 від 23.07.1999); «Goethe» (№ 003805942 від 12.01.2006); «CHOPIN» (№ 010329051 від 11. 10.2011); «BYRON» (№ 000537084 від 27.05.1999).

Анастасія Кириленко зробила чудовий огляд практики ЄС щодо відмови в реєстрації ТМ які суперечать суспільному порядку та визнаним нормам моралі. Насичений огляд європейської практики міститься в Amicus Brief, який підготувала INTA в 2021 р. у справі про реєстрацію ТМ «GEORGE ORWELL» в EUIPO. Відмова грунтується на тому, чи дійсно ім’я письменника має розрізняльну здатність для заявлених товарів 9 та 16 класів і послуг 41 класу.

Може варто прислухатись до підходу EUIPO, а не розтягувати норму про публічний порядок до невластивих категорій?

Якщо огляд сподобався — можете поширити і підписуйтесь на наш блог.