Способы защиты в спорах о незаконной регистрации доменных имен (на примерах судебной практики)

В спорах об отмене регистрации домена важна стратегия, выбор которых зависит от целей истца, и сильно обусловлен судебной практикой, которая признает одни способы защиты, отметает другие и колеблется относительно третьих.

Мы ни в коем случае не претендуем выполнить в этой статье исчерпывающий обзор практики и тем более исчерпывающий перечень способов защиты. Например, мы не будем касаться возмещение убытков, нанесенных владельцу торговой марки незаконным использованием доменного имени – количество успешных решений с таким способом защиты близко к нулю.

Общим местом является совет выбирать такой способ защиты, который предусмотрен законом. Хотя в Постановлении Верховного суда Украины от 21 мая 2011 года указано, что каждое лицо имеет право на эффективные средства правовой защиты, которые не запрещены законом, многие судебные решения содержат отказ в удовлетворении того или иного искового требования, если оно сформулировано иначе чем упомянутые в законе способы защиты.

В спорах о незаконной регистрации доменных имен истец, как правило, преследует две цели:

(1) прекратить незаконное использование его словесного обозначения в доменном имени;

(2) забрать в свою пользу домен, который ответчик зарегистрировал с нарушением прав истца.

Вначале нужно определить, права истца на какой именно объект нарушил ответчик тем, что зарегистрировал доменное имя: например, торговую марку или коммерческое наименование.

Традиционно речь идет о нарушении права на использование торговой марки путем регистрации домена, идентичного с маркой или содержащего идентичную часть. Если истец владеет на территории Украины торговой маркой, которая зарегистрирована ранее, чем доменное имя ответчика, такой иск имеет высокие шансы на успех (с оговоркой о том, что ответчик не владеет собственным идентичным знаком, но для других товаров/услуг).

Лишены возможности побороться за одноименный домен лица, на имя которых зарегистрировано квалифицированное обозначение происхождения товаров. Правила регистрации доменов UA и Закон Украины «Об охране прав на обозначения происхождения товаров» не наделяют их владельца правом требовать отмены регистрации домена, совпадающего с географическим наименованием. Этот пробел подлежит немедленному устранению, а пока суд, скорее всего, откажет в подобном иске из-за отсутствия субъективного гражданского права, как основания для защиты.

Одним из первых дел в современной истории судебной защиты в спорах о незаконной регистрации доменных имен стала защита коммерческого наименования самого известного в мире поискового сервиса.

Суд одобрил один из способов защиты, который звучал так: обязать ответчика прекратить использование коммерческого наименования в доменном имени. При этом суд отказал в удовлетворении требования к администратору (ООО «Хостмастер») обязать последнего прекратить делегирование спорного домена. Причина отказа – администратор не нарушает права истца и не имеет полномочий прекратить делегирование домена (Постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 21.02.2011 г. в деле № 12/25 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14216156).

В параллельном деле при участии этих же сторон Высший хозяйственный суд Украины (ВХСУ) отказал в удовлетворении требований к администратору признать право на использование коммерческого наименования в доменных именах путем замены основания регистрации домена и делегировать домен на основании коммерческого наименования, поскольку п. 3.2. Правил регистрации доменов UA не допускает такую возможность (Постановление ВХСУ от 08.06.2010 р. по делу № 20/368 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9993695).

Вывод первый: следует избегать предъявления исковых требований администратору доменной зоны UA – ООО «Хостмастер».

Ярким подтверждения служат решения по делу о защите ТМ «Fujikura». Суд отказал обязать администратора принять решение об отмене делегирования домена и внести изменения в регистрационную базу домена UA, поскольку (1) ООО «Хостмастер» не наделен полномочиями принять решение об отмене домена и (2) такой способ защиты не предусмотрен законодательством (Постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 21.08.2013 г. по делу № 20/296 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33262598)

Верность первого вывода следует из решений по делу о защите ТМ «Kaeser», в котором суд отказал в удовлетворении требований к регистратору (обязать прекратить использование ТМ, прекратить обслуживание домена и заблокировать доступ к веб-странице) и к администратору (обязать отменить делегирование домена и внести изменения в регистрационную базу домена UA). Причина – ненадлежащий способ защиты адресован лицам, которые не нарушали права истца на торговую марку (Постановление ВХСУ от 26.11.2013 г. по делу № 5011-39/8538-2012 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35505723)

Тем не менее, вышеупомянутые дела позволяют нам сделать следующий вывод о надлежащем способе защиты.

Вывод второй: запретить ответчику незаконное использование торговой марки истца в доменном имени – практически 100% одобренный судебной практикой способ защиты. С него следует начинать практически любой иск в подобных делах.

Этот способ защиты существует в двух формулировках: (1) обязать ответчика прекратить использование торговой марки истца в доменном имени и (2) запретить ответчику использовать торговую марку истца в доменном имени. Суды удовлетворяют требования в обоих вариантах формулировок.

Одним из самых спорных способов защиты с точки зрения допустимости является требование обязать регистратора передать спорный домен истцу.

В решении по делу ТМ «Michelin» суд отказал в удовлетворении такого требования по причине отсутствия у регистратора полномочий передавать домены (Постановление ВХСУ от 08.06.2010 г. по делу № 20/590 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9993688).

Но спустя несколько лет собственник торговой марки для табачных изделий обратился с иском, требуя обязать регистратора осуществить переделегирование доменного имени от регистранта к истцу.

Суд отметил, что способы защиты соответствуют сути нарушенных прав интеллектуальной собственности, характеру нарушения и последствиям, вызванным этим нарушением, следовательно, являются эффективным способом правовой защиты от дальнейших злоупотреблений правом со стороны регистранта (Решение Соломенского районного суда г. Киева от 02.08.2013 г. по делу № 760/10150/13-ц http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45316637)

Но если истец не уделяет должное внимание подбору правильного способа защиты, то рискует получить отказ. Так, суд решил, что требование о прекращении предоставления услуг путем отмены делегирования (регистрации) домена является ненадлежащим способом защиты.

Поскольку договор между регистратором и регистрантом не признан недействительным и не являлся предметом рассмотрения в деле, у суда отсутствовали правовые основания фактически прекратить договорные отношения между сторонами (Постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 14.05.2014 г. по делу № 910/13910/13 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38752502)

Вывод третий: можно и нужно просить суд обязать регистратора домена совершить переделегирование домена в пользу истца, если истец владеет одноименной торговой маркой.

Важно понимать, что переделегирование домена происходит путем последовательности следующих действий:

— приостановление делегирования (выполняется администратором);

— заключение новым регистрантом договора с регистратором (двухсторонняя сделка);

— запись об этом вносится в Регистрационную базу (выполняется администратором или регистратором).

Выполнение только последнего (производного) действия невозможно без выполнения предыдущих шагов (см. дело ТМ «Fujikura» Постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 21.08.2013 г. по делу № 20/296 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33262598)

В завершении обратимся к одному из последних дел в рассматриваемой категории споров – о незаконном использовании ТМ «TIFFANY».

Суд удовлетворил следующие исковые требования:

(1) запретить ответчикам использовать его ТМ и обозначения сходные до степени смешения, в том числе, в ряде аккаунтов различных социальных сетей и

(2) обязать двух регистраторов доменных имен ответчика совершить переделегирование доменных имен в пользу истца и внести соответствующие сведения в запись о владельце доменного имени.

Суд подчеркнул легкость процедуры повторной регистрации нарушителями спорных доменов с момента фактического выполнения решения и лишения истца возможности воспользоваться своим правом в доменах (Решение Соломенского районного суда г. Киева от 24.12.2014 г. по делу № 760/23278/14-ц http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42172960)

Осмелимся утверждать, что на сегодняшний день накоплено достаточное количество практики для того, чтобы ВХСУ в следующем постановлении Пленума выделил место для обобщения практики в категории споров о незаконной регистрации доменных имен и допустимых способах защиты.

Тем, кто интересуется актуальной судебной практикой в описанной сфере, рекомендуем следить за несколькими любопытным судебными процессами по защите от незаконной регистрации доменных имен:

(1) Соломенский районный суд г. Киева, дело № 760-4672-14-ц (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44386928). Владелец прав на общеизвестную торговую марку обратился с требованиями (1) отмена делегирования домена; (2) обязать регистратора домена направить ООО «Хостмастер» заявку об отмене делегирования домена.

(2) Решение Хозяйственного суда г. Киева от 02.03.2015 г. по делу №910/1185/15-г (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43006782) на которое подана апелляция. Суд признал требование обязать регистратора отменить делегирование доменного имени надлежащим способом защиты.

Источник публикации: AstapovLawyers

Если статья полезная — поделитесь ссылкой и подпишитесь, чтобы первыми получать свежие статьи