Как защититься от исков «брендовых троллей»

Расходы на иск о признании недействительным одного патента или торговой марки в десятки более раз превышают расходы «тролля» на получение охранного документа и внесение в таможенный реестр с целью заблокировать экспортно-импортные операции и требовать «отступные» за разрешение. Взыскать с «тролля» расходы и убытки, возникшие из-за его действий и иска об отмене патента, практически нереально, поскольку даже если получится документально доказать суду размер и связь ущерба, ответчики спрятаны в трудно досягаемых юрисдикциях и владеют минимальным имуществом.

Это явно несправедливое соотношение сил не в пользу добросовестным предпринимателям. Именно с акцентом на справедливость и добросовестность мы рассмотрим пример из судебной практики защиты от «брендового тролля» в соседней стране.

Закон может быть несправедливым

Начнем же цитатой из постановления Киевского апелляционного хозяйственного суда от 11.06.2013 г., который, вдохновившись определением верховенства права из решения Конституционного суда Украины от 02.11.2004 г. №15-рп/2004, разъяснил:

«Таке розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом, який іноді може бути й несправедливим, у тому числі обмежувати свободу та рівність особи. Справедливість – одна з основних засад права, є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права».

Итак, закон может быть несправедливым, но право не ограничивается законом и суд, рассматривая спор и узрев несправедливость в законе, может и должен решить дело по установить справедливости исходя из ее общечеловеческого понимания и общих принципов права (например, добросовестность как одна из основ гражданского права).

Осмелюсь предположить, что суд может отойти от буквального прочтения закона ради справедливости. Как эта высокопарная формулировка может помочь в спорах с «патентными троллями»?

Тролль против доброй совести

В один прекрасный день владелец торговой марки (будем называть его «тролль»), дождавшись, когда некий бизнес запустил продукт со схожим словесным обозначением, подает иск, требуя прекратить нарушение и взыскать нанесенный ущерб.

Если выяснится, что этот правообладатель никогда не использовал свою ТМ по назначению и является т.н. «брендовым троллем», традиционный ответ – иск о досрочном прекращении его ТМ по причине неиспользования (сейчас в Украине этот срок равен трем годам, но в ВРУ находится законопроект, который продлит его до пяти лет – как в большинства европейских стран).

Успех такого иска основан на несоблюдении владельцем ТМ обязанности использовать знак, что демонстрирует недобросовестность его намерений при регистрации обозначения (ст. 17 ЗУ «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»).

Подача такого иска будет основанием для приостановления рассмотрения первичного дела, но если в нем есть определение об обеспечении иска путем ареста товаров ответчика, это прежде всего невыгодно добросовестной стороне. Кроме того, расходы на сопровождение иска лягут на плечи компании, а взыскать их с противоположной стороны (тролля) вряд ли получится.

В качестве альтернативы, мы рассматриваем возможность убедить суд отказать истцу на основании злоупотребления правом и явно недобросовестного намерения при регистрации торговой марки и дальнейшем использовании исключительного права на неё.

Важно, что озвученные основания являются вопросом права, а не факта, и суду не нужно назначать дорогую и длительную судебную экспертизу, выводы которой непременно будет оспаривать другая сторона.

Суд имеет право отказать в защите права на торговую марку в случае если, оценив всю совокупность доказательств и фактических обстоятельств, действия истца по регистрации знака квалифицированы как злоупотребление правом (ч. 3 ст. 16 и ч. 3 ст. 13 Гражданского кодекса Украины).

Как опознать злоупотребление правом?

В знаковом деле по иску «тролля» к производителю мороженного под ТМ «Афродита» в Определении Верховного суда РФ от 23.07.2015 г. сформулированы критерии идентификации злоупотребления.

Суд, кроме факта неиспользования знака правообладателем, должен учесть цель регистрации марки, реальное намерение правообладателя её использовать, причины неиспользования. Если установлено, что правообладатель зарегистрировал торговую марку не с целью её использования, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, лицу может быть отказано в защите такого права судом.

Отметим, что для создания видимости использования «тролли» прибегают к такому приему как заключение лицензионного договора. Поскольку в Украине такой договор не подлежит обязательной государственной регистрации, стороны могут заключить его задним числом, чтобы показать суду якобы факт длительного использования.

Но суды, не единожды столкнувшись с таким приемом, разъяснили (пятый абзац п. 71 Постановления Пленума ВХСУ №12 от 17.12.2012 г.), что самого факт заключения ЛД не достаточно – нужны доказательства производства и продажи товаров или оказания услуг под той или иной ТМ – сделать это задним числом очень сложно.

Хотя понятие злоупотребления правом является оценочным, установление злоупотребления основано на вполне определенных критериях, четко указанных судами: «цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования».

Если украинские суды поддержат такую правовую позицию ответчиков в исках троллей о якобы нарушении прав на торговые марки и промышленные образцы, это может уменьшить привлекательность их бизнеса.

Делитесь статье, если понравилась и подписывайтесь, чтобы первыми получать новые материалы.