Вичерпання прав на торговельну марку – сильний аргумент дистриб’юторів

Українське законодавство (ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон)) встановило, що принцип вичерпання прав на ТМ полягає в тому, що власник ТМ обмежується в своєму праві контролювати ТМ на товарах, якщо ТМ нанесена на цей товар на законних підставах.

Наприклад, дистриб’ютор купив товар з нанесеною на законних підставах ТМ. Закон дозволяє йому правомірно використовувати ТМ шляхом зображення товару при рекламуванні, продажу товару без отримання дозволу (ліцензії) на це власника ТМ. Таким чином власник ТМ не може заборонити використання ТМ на товарі, проданому дистриб’ютору.

Втім інколи власники ТМ вдаються до зловживань виключними правами щодо заборони використання ТМ, і в цій публікації ми розглянемо судову практику, яка містить приклади як дистриб’юторам відстоювати свої права.

Ситуація наступна: власник ТМ (позивач) уклав ліцензійний договір і надав дозвіл на використання ТМ безпосередньому виробнику товару. Останній виготовив товар з ліцензованою ТМ та продав товар дистриб’юторам на території України, діючи в межах отриманої ліцензії.
Через деякий час власник ТМ подав ряд однакових позовів до дистриб’юторів цих товарів, вважаючи свої права на ТМ порушеними, та наполягав на необхідності отримання дистриб’юторами ліцензії на використання ТМ безпосередньо у власника ТМ саме для продажу товару з його ТМ.

Виробник товару брав участь у спорах як третя особа, і допомагав дистриб’юторам (відповідачам) сформувати спільну правову позицію щодо безпідставності цих позовів. Рішення у даних справах прийняті на користь дистриб’юторів, не оскаржувались в апеляційній та касаційній інстанціях та набули законної сили.

Суди відмовили власнику ТМ в задоволенні позовів, аргументуючи свої рішення тим, що у випадку, якщо правовласник чи інша особа за його згодою виробляє товар на території України і наносить на товар ТМ, яка охороняється на території України, та продає товар дистриб’ютору на підставі договору купівлі-продажу, тоді діє принцип вичерпання прав.

Господарський суд Львівської області в рішенні від 12.03.2014 р. у справі № 914/4753/13 зазначив, що при продажі дистриб’ютором продукції не потрібно отримувати дозвіл на використання ТМ через вичерпання права під час першого продажу товару, а саме: «Щодо твердження позивача про те, що «відповідач не має жодного дозволу на використання торговельних марок позивача для зберігання такого товару з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж», то суд прийшов до висновку, що відповідач не використовує торговельних марок позивача, бо в даному випадку діє принцип «вичерпання прав» … Зазначений принцип означає, що власник свідоцтва втрачає право забороняти будь-яку із наведених дій по відношенню до товару, який був введений ним у цивільний оборот, і подальше використання знака для товарів та послуг по відношенню до такого товару є вільним та не потребує згоди власника знака для товарів та послуг». (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38052316)

Аналогічну позицію зайняв Господарський суд Закарпатської області в рішенні від 17.04.2014 у справі № 907/1315/13, в якому суд підтримав аргументи виробника товарів та погодився з його висновком, що останній «… спростовує твердження позивача щодо необхідності отримання дозволу на використання торгівельних марок позивача посиланням на принцип «вичерпання права» згідно ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», стверджує, що власник свідоцтва втрачає право забороняти будь-яку дію по відношенню до товару, який був введений ним в цивільний оборот». (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38362924)

Зазначене також підтверджується рішенням Господарського суду Львівської області від 12.05.2014 р. у справі 914/4751/13, в якому зазначено – «Щодо твердження позивача про те, що «відповідач не має жодного дозволу на використання торговельних марок позивача для зберігання такого товару з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж», то суд дійшов висновку, що відповідач не використовує торговельних марок позивача, бо в даному випадку діє принцип «вичерпання прав» … Зазначений принцип означає, що власник свідоцтва втрачає право забороняти будь-яку із наведених дій по відношенню до товару, який був введений ним у цивільний оборот, і подальше використання знака для товарів та послуг по відношенню до такого товару є вільним та не потребує згоди власника знака для товарів і послуг». (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38898262)

На прикладі вказаних рішень очевидно, що господарські суди правильно розуміють та застосовують встановлений законодавством України принцип вичерпання прав на ТМ. Дистриб’ютори, скориставшись цим принципом, відстояли свої законні права в суді, тому що вони мають законне право використовувати ТМ нанесену на законних підставах на товар. Наведені судові рішення доводять правомірність та законність продажу товару дистриб’ютором без отримання окремого дозволу від власника ТМ та відсутність законних підстав забороняти дистриб’ютору використання ТМ.

Сам факт подання таких позовів, а також винесення судом ухвал про забезпечення позову шляхом заборони вводити в оборот куплену продукцію та придбавати нову у виробника, а також поширення у ЗМІ інформації про такі позови і заборони завдає шкоди діловій репутації дистриб’ютора – по суті це звинувачення у торгівлі контрафактним товаром (що є кримінально караним діянням – ст. 229 ККУ).

На наш погляд, після отримання наведених судових рішень на свою користь дистриб’ютор має достатні підстави звернутись з позовом до власника ТМ про відшкодування збитків (в т.ч. упущеної вигоди, яку він не отримав через існуючу заборону) і моральної шкоди спричинених зловживання правами власника ТМ.

Що може зробити дистриб’ютор для уникнення загрози отримання позовів від власників ТМ?

1. Перед купівлею товару слід з’ясувати чи правомірно виробник товару використовує ТМ. Це може підтверджуватись, зокрема, тим що:
— виробник є власником ТМ, яка охороняється для відповідних товарів; або
— виробник уклав ліцензійний договір з власником ТМ.

2. Додатковим механізмом мінімізації ризиків від позовів до дистриб’юторів є внесення в договір дистрибуції гарантій виробника товару, щодо правомірності використання ТМ.
Гарантії полягають у зобов’язанні виробника (продавця за договором дистрибуції) товару врегулювати від свого імені претензії, вимоги та/або позови, викликані порушенням прав інтелектуальної власності, самостійно та за свій рахунок. Крім того, у випадку порушення виробником (продавцем) зазначених вище гарантій чи задоволення претензій, вимог і/або позовів до дистриб’ютора третіх осіб, продавець зобов’язаний відшкодувати дистриб’ютору збитки, заподіяні таким порушенням та інші витрати, спрямовані на забезпечення усунення порушень третіх осіб та їхніх наслідків.

3. Якщо виробник пропонує товар і стверджує, що він не охороняється жодною ТМ, то ми рекомендуємо потенційному дистриб’ютору провести пошук на тотожність та подібність із словесними та зображувальними елементами нанесеними на його товар, і переконатись, в правдивості тверджень виробника. У випадку пред’явлення позову власником ТМ, яка насправді існує і незаконно використана виробником, продавець нестиме цивільну і, можливо, адміністративну або кримінальну відповідальність за торгівлю контрафактним товаром.
Дана рекомендація не відміняє пункту 2 щодо надання виробником товару гарантій щодо правомірності використання ТМ в договорі дистрибуції.

Використовуйте для уникнення позовів наші поради, а у випадку отримання позову не забувайте про принцип вичерпання прав і звертайтесь до фахових юристів.