Как алфавит разбирают на торговые марки (McDonald’s v MacCoffee)

Пока Facebook судится с онлайн проектами, в названии которых есть частичка «book» и схожие с «instagram», сеть ресторанов быстрого питания отстаивает монополию на буквосочетание «Mc». Тема привлекла внимание C. Lehr и M. Whittle A ‘McNopoly’ of marks.

В 2010 году сингапурская компания Future Enterprises получила охрану в ЕС на торговую марку «MACCOFFEE» (то самое) для напитков и еды. Однако компания McDonald’s потребовала отменить ее регистрацию ссылаясь на то, что словесные элементы «Mc» и «Mac» в сознании потребителя продуктов питания и напитков ассоциируются именно с McDonald’s, а использование ТМ «MACCOFFEE» создаст нечестное конкурентное преимущество за счет вероятности связи между этими компаниями.

Вчера, 05.07.2016 г., General Court of EU отказал в удовлетворении заявления Future Enterprises, оставив в силе решение европейского ведомства (EUIPO) об отмене ТМ «MACCOFFEE».

Аргумент: существенная схожесть по фонетике и семантике, которая возникает из словесных элементов «Mc» и «Mac» (суд признал, что визуально знаки не схожи).

Приобрел ли столько короткий фрагмент достаточную различительную способность, чтобы запрещать другим использовать его в производных обозначениях для однородных товаров (услуг)? Спор интересен применением нескольких подходов, в той или иной степени нехарактерных для Украины.

1. Концепция семейства торговых марок (также известная как «серия знаков»).

Суд поддержал вывод EUIPO, что соединение элемента «Mac» с видовым названием напитка для соответствующих потребителей способно вызвать ассоциацию с семейством торговых марок «Mc», принадлежащих McDonald’s. Суд отметил, что обозначение «MACCOFFEE» создана таким же способом, как и группа наименований продуктов (торговых марок) принадлежащих McDonald’s – добавлением элемента «Mc» или «Mac» к видовому названию продукта (McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McFLURRY, McNUGGETS, McCHICKEN).

Некоторые товары, маркированные ТМ «MACCOFFEE» могут быть восприняты потребителями как самостоятельные товары, которые предлагаю посетителям рестораны фаст-фуда (в частности, мороженное, маффины, сэндвичи).

Самостоятельный интерес представляет применение концепции «a family of trade marks». Вот несколько ключевых кейсов ЕС с применением этой концепции: Il Ponte Finanziaria v OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) Case T‑194/03 2006, IG Communications v OHIM — Citigroup and Citibank (CITIGATE), T‑301/09 2012 и UniCredit v OHIM, T‑303/06 RENV 2014.

2. Потребитель как критерий однородности товаров и услуг.

Решение демонстрирует подход EUIPO по установлению однородности услуг и товаров: услуги ресторанов и продукты питания имеют один и тот же круг потребителей – это и позволило сделать вывод об их однородности.

Результат такой однородности – использование репутации торговых марок фаст-фуда без платы и разрешения. Суд допускает, что такая ТМ способствует получению недобросовестного преимущества за счет привлекательности семейства брендов McDonald’s.

Ключевое понятие, которым оперирует суд – вероятность возникновения в сознании потребителей связи между брендами фаст-фуда и ТМ MACCOFFEE:

«… the relevant public could mentally establish a link between the trade marks at issue and could transfer the image of the McDonald’s trade marks to the goods covered by MACCOFFEE».

Правильно ли оставлять за одной компанией столь широкую монополию – по сути она сможет запретить использование буквосочетания «Mc» или «Mac» в начале любого бренда для продуктов, напитков или услуг питания – вопрос сложный. Торговая марка призвана охранять возникшую в сознании потребителей ассоциативную связь между качественными характеристиками товаров/услуг, их производителем и сами обозначением и запрещать использование этой связи без разрешения.

Future Enterprises имеет право подать апелляцию, потому нужно подождать два месяца до вступления решения в силу.

У McDonald’s своя история борьбы за монополию на приставку «Mc»: Frank Yu Kwan Yuen v. McDonald’s Corporation, Comercial Losan v OHMI — McDonald’s International Property (Mc. Baby) и кратко, но с картинками об этом деле.

В Украине первая ТМ «MACCOFFEE» на имя сингапурской компании зарегистрирована еще в 2007 году и распространяется на все товары 30 класса (напитки и продукты питания), а еще компания владеет ТМ «Mac Candy», «Mac Tea», «Mac Food» и другими.

Если подать иск об отмене этих ТМ на основании трех общеизвестных ТМ McDonald’s, которые признаны таковыми на 05.12.1995 года, его реальная угроза осложняется моментом начала течения исковой давности (как известно, есть два подхода: (1) с даты публикации сведений об выдаче свидетельства на ТМ в официальном бюллетене и (2) с даты, когда истец узнал о существовании оспариваемой ТМ). В пользу компании Future Enterprises — факт многолетнего сосуществования обоих брендов в Украине, потому один и тот же потребитель осведомлен, что бренд MACCOFFEE не имеет отношения к фаст-фуду.