Сбєрбанк скасував одноіменну ТМ, що належить Ощадбанку

Цього тижня в реєстрі з’явився повний текст рішення ГСмК від 10.08.2016 року у справі № 910/11005/16 за позовом СБЄРБАНК РОСІЇ до ОЩАДБАНКу про визнання недійсним свідоцтва на українську ТМ «СБЕРБАНК» №82116, яку ще в 2006 році подав на реєстрацію ОЩАДБАНК.

Підстава для визнання недійсним – знак є схожим настільки, що його можна сплутати із фірмовим найменуванням, що відоме в Україні, і належить позивачу.

Коротко про три найцікавіші, на мою думку, моменти в зазначеному рішенні.

1. Суд оцінює схожість позначень з позиції пересічного споживача (без експертизи)

Суд відмовив в призначенні експертизи для з’ясування питання про схожість до ступеню змішування та про здатність ввести в оману щодо особи, яка надає послуги: «СБЕРБАНК» і «СБЄРБАНК РОСІЇ».

Аргументація – «у разі, коли знань судді достатньо для з’ясування обставин справи, пов’язаної із захистом прав інтелектуальної власності, можливе вирішення суддею питань, які виникають у розгляді справи, з позиції споживача без призначення судової експертизи».

Далі «суд зазначає, що встановлення факту такої схожості (тотожності) не потребує будь-яких спеціальних знань та являється очевидним».

Як доказ можливості ввести в оману позивач надав висновок експертного дослідження (виконаний на замовлення позивача) щодо встановлення факту, що знак був таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

Суд оцінив цей доказ, як належний і допустимий, вказав, що відповідач не спростував його, а для пересічного споживача позначення «СБЕРБАНК» сприймається як позначення банківської установи позивача.

Суд вказав, що «не має правового значення правильність визначення споживачами особи, яка виробляє відповідні товари чи надає певні послуги, — значення має сама можливість сплутування спірних позначень (зареєстрованого знаку та позначення фірмового найменування, що використовується), а також сама можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги».

Невже ми поступово стаємо свідками запровадження оцінки схожості не експертом, а керуючись критерієм «пересічного споживача»? Загалом слід вітати таку практику, але поки з’являться правила її застосування, буде винесено немало спірних рішень.

2. Постанова ВГСУ у справі «ИНГОССТРАХ» як прецедент

Суд застосував висновки щодо встановлення фактичних обставин використання, надання правової охорони та відомості фірмового найменування, викладені в Постанові ВГСУ у справі № 39/124 від 01.12.2015 р. (ми писали про справу «ИНГОССТРАХ»). Ось ці чотири висновки:

(1) правова охорона фірмового найменування не обмежується територією країни походження;

(2) чинне законодавство не пов’язує надання правової охорони фірмовому найменуванню іноземного підприємства із обов’язковим здійсненням ним підприємницької діяльності в Україні;

(3) правове значення в даному випадку має лише відомість (без обмеження факторів, які на це вплинули) в Україні цього фірмового найменування;

(4) чинне законодавство не передбачає окремого (у кожній країні) набуття права інтелектуальної власності на фірмове найменування.

Суд зазначив, що «виходячи з правового регулювання охорони фірмового найменування встановленого міжнародними договорами, відсутність банківської ліцензії та невикористання фірмового найменування для надання послуг на території України не свідчить про невідомість цього фірмового найменування на території України».

3. Встигнути подати позов в останній день позовної давності

Суд відмовив в застосуванні наслідків спливу позовної давності щодо вимоги про визнання недійсним Свідоцтва «СБЕРБАНК» №82116.

Інформація щодо видачі оспорюваного свідоцтва могла бути відомою позивачу з моменту отримання попередньої часткової відмови у поширенні його міжнародних ТМ № 1116554 — 21.03.2013 р., та № 1120118 — 02.05.2013 р., на території України

Однак у момент публікації відомостей про попередню часткову відмову в наданні правової охорони в Україні за міжнародними ТМ № 1116554 та 1120118 в бюлетені Міжнародного бюро позивач не міг отримати інформацію про мотиви відмови, про наявність зареєстрованого в Україні в 36 класі МКТП знака за свідоцтвом № 82116.

Отримання позивачем повідомлення Міжнародного бюро ВОІВ щодо попередньої відмови у наданні правової охорони за 36 класом МКТП знаку № 1116554 із оригіналом супровідного листа підтверджено реєстром від 11.06.2013 р. на передачу документів позивачу.

Позовну заяву подано до суду 13.06.2016 р., що при врахуванні вихідних днів, які припадають на 11.06.2016 р. та 12.06.2016 р., підтверджує звернення позивача до суду в межах встановлених законом строків давності, що унеможливлює застосування наслідків пропущення строку давності.

Від ВГСУ давно чекають чіткого роз’яснення правил застосування позовної давності для визнання недійсними охоронних документів (наразі паралельно існує два підходи: з моменту публікації відомостей про видачу документу в офіційному бюлетені та з моменту, коли особа фактично дізналась (чи могла дізнатись) про існування охоронюваного документа).

Ощадбанк в ЗМІ заявив, що подасть апеляцію на це рішення, тож слідкуватимемо за його долею до касаційної інстанції.

Якщо огляд рішення сподобався — поділіться ним і підписуйтесь, щоб першими читати нові публікації.