Smartphone patent wars: в предверии Верховного суда

В настоящей заметке речь пойдет о двух аспектах дела: (1) можно ли разделить дизайн, охраняемый патентом на орнаментальные и функциональные элементы? (2) справедливо ли взыскивать с лица, которое скопировали часть чужого дизайна 100% прибыли от продажи товара, нарушающего чужой дизайн?

Напомню, что Apple обвинил Samsung в копировании дизайна iPhone, которые защищен множеством design patents и после длительных разбирательств суд вынес решение, что ответчик заимствовал: заокругленные края корпуса и сетку расположения иконок на рабочем столе (graphic user interface). Дальше дело свелось к определению размера убытков, которые следует взыскать с нарушителя.

Дизайн товара состоит из орнаментальных и функциональных элементов

Сложившаяся судебная практика (Elmer & HTH v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571 (Fed. Cir. 1995) и Markman v. Westview Instruments, Inc. 517 U.S. 370 (1996) рассмотрения споров о нарушении design patent требует, чтобы суд при определении объема охраны руководствовался только изображениями, но не словесными описаниями дизайна (design patent claims consist mainly of images, not words).

Следующий шаг – разделение дизайна на функциональные и орнаментальные элементы. Напомню, что design patent предоставляется только для «new, original and ornamental design for an article of manufacture» — т.е. критерий орнаментальности дизайна – едва ли не ключевая характеристика. Судебная практика (Egyptian Goddess, IncC., v. Swisa, Inc. 2006) указывает, что design patent призван охранять только орнаментальные элементы, в то время как патент на полезную модель пригоден для охраны функциональных элементов.

Samsung пытался убедить суд выделить в дизайне смартфонов, охраняемом патентами Apple неохраняемые структурные и функциональные элементы и сконцентрироваться на сравнении только орнаментальных частей (Richardson v. Stanley Works, Inc. (2010), однако апелляция отвергла такой подход.

Samsung указал на «usability function» каждого элемента дизайна, в копировании которого его обвинил Apple. Например, заокругленные края корпуса призваны улучшить «pocketability» (удобно ложить в и доставать из кармана) и «прочность», а прямоугольная форма корпуса способствует увеличению размера применимого экрана.

В обращении в Верховный суд Samsung несколько изменил акцент. Он указал, что определенные элементы дизайна в патентах iPhone вообще не соответствуют требованию закона об «орнаментальности» и потому суд должен не принимать их во внимание как неохраняемые.

Ссылаясь на решение по делу Bonito Boats v. Thunder Craft Boats 489 U.S. 141 (1989) он разделил элементы дизайна из патентов Apple на те, что являются полезной формой и концепцией, и действительно орнаментальные. Первая группа не подлежит охране патентом на дизайн – только патентом на полезную модель.

Могу только поддержать мысль, высказанную в статье Chris Carani, который напомнил, что «design patents only protect the appearance of the overall design depicted in the drawings, and not any functional attributes, purposes or characteristics embodied in the claimed design».

Ждем октября, когда Верховный Суд начнет слушать дело, ведь за ним следят не только IT индустрия, но и Fashion. Неспроста они подали в Верховный суд amicus brief в поддержку Apple.

Нарушитель чужого дизайна должен выплатить правообладателю всю прибыль

В пользу Apple суд взыскал 930 млн дол, однако Samsung добился уменьшения суммы до 548 млн дол, а теперь в Верховном суде ожидает уменьшить ее на почти 400 млн. При этом изначально истец требовал 2,7 млрд дол.

Откуда взялась такая сумма?

35 U.S.C. § 289: «Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit»

Как видно из процитированной нормы – закон на стороне Apple и позволяет требовать весь доход, полученный нарушителем от продажи товара, в котором использован чужой патент (дизайн).

Crocs, в упомянутом обращении фешн дизайнеров, выразил мысль, что если дизайн это часть identity смартфона, возможно даже больше чем в fashion товарах, то такой дизайн практически заменяет собой сам бренд по узнаваемости и лояльности потребителя.

Samsung не остался без поддержки – ряд крупнейших IT компаний (Dell, eBay, Facebook, Google) подали свое обращение в Верховный суд и попросили учитывать то, что норма о взыскании всего дохода должна применяться не буквально, а с учетом обстоятельств нарушения.

Буквальное толкование этой нормы может привести к абсурдной ситуации: увидев нарушение в 1% дизайна товара, суд будет взыскивать с нарушителя 100% дохода от этого товара, а если обнаружится нарушение патентов других лиц, то нарушитель обязан несколько раз заплатить 100% прибыли.

Samsung просит Верховный суд применить правило § 289 пропорционально объему заимствованного в конечном изделии дизайна: «an “article of manufacture” is only the portion of the product to which the patented design is applied».

Оценили в чем идея? Изделием применительно к норме о взыскании прибыли нужно считать не целый товар, а ту часть товара, которая подпадает под чужой патент. Вот еще одна цитата: «the principles of causation and equity render an award of all profits excessive and supports an award of infringer’s profits proportional to the infringer’s wrong»

Тем, кому интересен первоисточник – прошу по ссылке ознакомится с 219-ти страничным обращением в Верховный суд.

Если статья понравилась – поделитесь ею и подписывайтесь, чтобы первыми получать новые статьи.