Как доказать размер убытков при нарушении ТМ на сайте

Основные способы нарушения ТМ на веб-сайте (кроме доменных имен): (1) продажа контрафактных товаров и (2) использование чужой ТМ для продажи своих товаров/услуг (введение в заблуждение). Коль скоро наш закон и судебная практика бессильны в вопросе определения размера убытков при таких нарушениях, обратимся к опыту других правопорядков.

Два традиционных способа определить размер убытков при незаконном использовании торговой марки (ТМ) в рамках гражданского правонарушения:

(1) взыскать размер дохода, который получил нарушитель от продажи каждой единицы контрафактной продукции – абзац второй ч. 3 ст. 22 Гражданского кодекса Украины (сложно применить при нарушении ТМ для услуг, ведь их объем трудно подсчитать);

(2) взыскать плату за пользование ТМ, которую нарушитель заплатил, если бы заключил лицензионный договор. Этот вариант более универсален и справедлив (рыночная стоимость товара или услуги не на 100% состоит из роялти), однако сферу его применения существенно сужают два обстоятельства: (1) правообладатель не заключает лицензионные договора и (2) в индустрии нет рынка, достаточного для определения стоимости лицензии.

В идеале, убытки должны равняться расходам правообладателя, необходимым для восстановления нарушенного права, что требует определить несколько ключевых предположений:

(1) одна реализованная единица контрафактного товара вытесняет на рынке одну единицу оригинального товара (седьмой абзац п. 50 Постановления Пленума ВХСУ № 12 от 17.10.2012 г.);

(2) потребитель, единожды купив поддельный (априори некачественный) товар / услугу, способен временно или постоянно отказаться от покупки товара / услуги этой марки (что тоже может быть опровергнуто);

(3) продажа определенного объема контрафактного товара и последовавшее за этим снижение спроса на оригинальный товар обесценивают расходы правообладателя или лицензиата на популяризацию ТМ и товара, а чтобы восстановить спрос (и доверие) нужны дополнительные расходы на рекламу.

Однако следует признать, что, во-первых, чаще всего доказать настоящее количество проданных контрафактных товаров невозможно, а, во-вторых, высокий стандарт доказывания причинно-следственной связи нивелирует шансы взыскать расходы на восстановление репутации ТМ и лояльности потребителей.

При правильном подборе доказательств нарушитель может показать, что он не только не получил прибыль (не успел продать достаточно контрафактного товара), а даже потерпел убытки (документально подтвердит, что расходы на изготовление партии товара выше доходов от проданного количества).

Против такого аргумента возражают, указывая, что нарушитель в любом случае понес бы такие расходы (это ведь себестоимость) даже если бы наносил свою ТМ на товар.

Контраргумент – цена оригинального товара отличается от цены контрафактного товара потому, что включает либо расходы на создание и популяризацию ТМ, либо плату за использованием ТМ, значит убытки правообладателя не должны равняться полной стоимости товара (что приводит нас ко второму варианту – лицензионный платеж).

В дело Apple v Samsung, находящееся в Верховном суде США в части вопроса обоснованности размера убытков, который посчитали исходя из полной стоимости единицы контрафактной продукции остро критикуется этот подход.

Например, если производитель мороженного позаимствовал у конкурента название, которое последний зарегистрировал как ТМ, какова доля доходов нарушителя получена именно за счет использования сходного обозначения при условии, что остальные элементы (упаковка, рисунок, логотип) отличаются?

Защита знаков с репутацией как привилегия

Ни первый, ни второй способы не позволяют возместить ущерб, который наносится различительной способности знака и особенно – ущерб (потеря) репутации (лояльности) среди потребителей. Речь о так называемой «power of attraction», присущей ТМ с репутацией и достаточно долгой историей использования.

Изначально понятие «защиты репутации знака» присуще системе общего права (для которой характерно предоставление охраны по принципу «first to use», а не «first to file»), но можно попробовать применить его для защиты тех обозначений, которые активно используются, а нарушитель эксплуатирует их известность, получая неправомерную выгоду.

Европейский суд справедливости активно применяет расширенную защиту «trade mark with a reputation» — см. например Interflora v Marks & Spencer C-323/09 от 22.09.2011 г. со ссылкой на Article 5 Directive 89/104 и  Article 9(1)(c) Regulation No 40/94, а также L’Oréal SA v Bellure C-487/07 от 11.06.2009 г.

В реальном мире нарушений ТМ продавец контрафакта размещает на сайте чужую известную ТМ (из однородной группы товаров, но бывают исключения), но сам товар не маркирован этой ТМ.

Известность бренда привлекает посетителей на сайт, хотя доказать, что во всех 100% случаев покупки они было введены в заблуждение относительно качеств товара или лица, изготовившего этот товар, крайне сложно.

В этом случае первый вариант неприменим, а второй невозможен, ведь правообладатель обычно не заключает с дистрибьюторами лицензионные договора на использование ТМ на сайте.

Использование ТМ владельцем как квалифицирующий признак при взыскании убытков

Торговая марка призвана защищать ассоциативную связь, которая возникает в сознании потребителя между (качественными) свойствами товара и его производителем. Такая ассоциативная связь может возникнуть только в результате длительного использования и рекламирования знака – это называют репутацией знака.

В пользу такого понимания функции ТМ свидетельствует запрет о распоряжении правом на ТМ во втором абзаце ч. 7 ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (далее – Закон) – если передача прав на знак станет причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара/услуги или лица, их изготовляющего/предоставляющего.

У владельца ТМ есть единственная обязанность – добросовестно использовать ТМ (ст. 17 Закона) под угрозой досрочной отмены лицом, которое хочет ее использовать.

Все зарегистрированные ТМ можно условно поделить на две группы: (1) те, что используются владельцем либо лицензиатом и (2) те, которые не используются.

Если нарушитель использовал чужую ТМ, которую правообладатель не использовал и прошел разумный срок для начала использования, какой вред нанесен владельцу или потребителям?

Если владелец ТМ не продал потребителю товар и не тратил деньги на рекламирование ТМ – он не создал репутацию знаку, которую может защищать от неправомерного использования третьими лицами. Выходит, что охрана у ТМ есть, а ассоциативной связи у потребителя, которую призван охранять закон, нет.

Если шире толковать норму Парижской конвенции об охране промышленной собственности в пункте C(1) статьи 6 quinquies «Чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака», то и вопрос взыскания убытков нужно разрешать с учетом продолжительности использования знака.

При оценке способов защиты в рамках иска от не использующего владельца, суду следует учитывать факт неиспользования без уважительной причины (абзац второй ч. 4 ст. 18 Закона) как проявление недобросовестности и отказывать во взыскании убытков по причине отсутствия вреда репутации знака и других доказательств убытков.

Альтернативные способы подсчета размера убытков

Совсем другая ситуация у ТМ с репутацией – нарушитель же не случайно выбрал именно её для размещения на своем сайте. В силу неэффективности традиционных способов определения размера убытков, правообладатель лишен реальной возможности взыскать существенные суммы, а нарушитель, зная об этом, легко решается на нарушение и не спешит его прекратить.

Компенсации подлежит вред, причиненный основной функции ТМ – уменьшение различительной способности знака.

Когда потребитель видит на сайте известный бренд, к продукции которого он лоялен, нарушитель эксплуатирует эту ассоциативную связь, делая привлекательным свой товар и себя как продавца. Дает понять пользователю, что между ним и брендом есть некая связь: например, статус официального дистрибьютора или эксклюзивного импортера.

Разочарование от контрафактного товара, как правило, влияет на отношение потребителя в бренду – вплоть до отказа покупать его продукцию и делиться со знакомым и в социальных сетях (форумах) негативным опытом.

Это причиняет правообладателю прямой имущественный вред, но причинно-следственная связь (между уменьшением объема продаж товара на рынке и фактом незаконного использования ТМ на сайте) скрыта в субъективном опыте пользователя. Обнаружить ее можно узким набором доказательств: (1) неоднократные жалобы от обманутых потребителей (2) социологическое исследование среди потребителей с определенным набором вопросов.

Вред, нанесенный различительной способности ТМ тем, что нарушитель:

(1) бесплатно использует инвестиции, которые владелец вложил в создание стойкой позитивной ассоциации у потребителя;

(2) размывает в сознании потребителя определенные свойства и черты, присущие бренду после маркетинговой коммуникации и уменьшает доверие к производителю.

Пять способов подсчета размер вреда, нанесенного репутации ТМ

Ниже кратко описание пяти альтернативных вариантов определения размера убытков, которые мы нашли в комментариях к судебной практике ряда зарубежных стран.

Первый. Идеальный

Если можно было оценить стоимость знака точно перед моментом нарушения и после его прекращения (или в выбранный владельцем момент при длящемся нарушении), то разница между этими цифрами условно равнялась бы размеру убытков (при условии, что никаких других факторов, существенно влияющих на стоимость ТМ в выбранный период не произошло).

Этот способ требует почти лабораторных условий, что делает его практически не применимым в реальных обстоятельствах использования и нарушения ТМ (в самом деле – никто же не оценивает свою ТМ один раз в месяц!).

Второй. Маркетинг

Еще один вариант альтернативного подсчета убытков – сумма, которую владельцу знака нужно потратить, чтобы создать известность новой ТМ на том самом уровне, который был у знака до начала нарушения. Другими словами, нарушитель должен компенсировать владельцу расходы на раскрутку до определенного уровня привлекательности знака на замену пострадавшему от незаконного использования.

Если правообладатель может документально подтвердить размер расходов на популяризацию нарушенной ТМ, суд может оценить их, как доказательства размера убытков и определить его исходя из подтвержденных затрат.

Этот метод хорош, если длительные и многочисленные действия привели к существенному снижению различительной способности, а в крайнем случае – к переходу знака в статус общеупотребимого обозначения.

Третий. Знаменитость

Если приравнять ущерб репутации ТМ к репутации знаменитости, можно рассмотреть вариант расходов, необходимых на восстановление репутации бренда в глазах потребителей после продажи контрафактной продукции.

Речь идет о расходах на публикацию статей о выявленном нарушении и успешном прекращении, новостные сюжеты о борьбе с нарушителями, расходы на создание таких материалов и их размещение в разных источниках: электронных и печатных СМИ, теле и радио эфире, социальных сетях и т.д.

Правообладатель может предоставить суду данные о стоимости размещения PR материалов в ключевых источниках продвижения того или иного вида товаров или услуг, а необходимое количество можно соотнести с аудиторией сайта нарушителя (существуют косвенные методы оценки посещаемости сайта, если нет точной статистики).

Четвертый. Гипотетическое роялти

Один из используемых способов определения размера убытков – метод гипотетического роялти. Если допустить, что между правообладателем и нарушителем мог быть заключен лицензионный договор, то какой размер платежа за тот вид использования, который совершил нарушитель, потребовал бы правообладатель.

Взять ставки роялти можно: (1) из открытых источников, в которых публикуется исследование рынка лицензионных платежей для разных отраслей или, (2) заключение эксперта-оценщика, который тоже использует открытые источники, но изложит расчёты в законченном виде, как это приемлет суд.

Пятый. Компенсация

Ввести компенсацию, указав нижнюю и верхнюю границы, и критерии, которые следует учитывать при определении ее размера (по аналогии с одноименным способом защиты при нарушении авторского права и смежных прав). Ранее мы рассказывали о разнообразных подходах в применении компенсации при торговле контрафактным товаром в РФ по иску Louboutin.

Справедливости ради скажу, что в США дела о взыскании убытков при нарушении ТМ часто заканчиваются прямо противоположным образом: например, в решении от 23 ноября 2016 г. по делу Selee Corp v MCDABEL Advanced Ceramic Technologies присяжные признали факт нарушения ТМ, но присудили взыскать аж 1 дол. убытков, а в решении от 21 ноября 2016 г. деле Variety Stores v. Wal-Mart Stores, суд взыскал с Wal-Mart 32,5 млн дол. убытков за незаконное использование ТМ “Backyard BBQ”.

Буду рад полемике касательно изложенных вариантов, ибо каждый имеет недостатки и сложности применения, но я верю, что только от практикующих юристов зависит начало их применения в украинских судах.

Если статья понравилась — поделитесь и подписывайтесь, чтобы первыми читать наши публикации.