Світло Шахтаря та інші комерційні найменування

За останні два роки відбулась зміна в судовій практиці ВГСУ щодо захисту прав на комерційне найменування, а саме в оцінці питання – як співвідносяться комерційне найменування та найменування юридичної особи. Ця зміна безпосередньо впливає на те, як застосувати спосіб захисту – зобов’язати внести зміни до установчих документів юридичної особи.

Як співвідносяться комерційне найменування та найменування (назва) юридичної особи

Офіційне найменування юридичної особи (далі – ЮО), яке вона отримує при державній реєстрації, в розрізняльній частині може співпадати із комерційним, а може не співпадати, тому у кожної ЮО є найменування (назва). Закон вимагає почати використання найменування в зв’язку з підприємницькою діяльністю, тому суд має з’ясувати ці факти, адже відповідь означає наявність (або відсутність) у позивача права на захист комерційного найменування.

До прийняття Цивільного кодексу (далі – ЦКУ) українські суди нечасто розглядали спори про захист комерційного найменування (його регулювало Положення про фірму, затверджене постановою ЦВК і РНК СРСР від 22.06.1927 р., яке ВГСУ в листі від 14.01.2004 р. № 05-3/31 рекомендував не застосовувати), тому не дивно, що ототожнили назву ЮО із комерційним найменуванням (напр. постанова ВГСУ від 07.11.2006 р. у справі № 21/440)

Припускаю, що причиною такого ототожнення, зокрема, є положення Господарського кодексу (ч. 2 ст. 159):  «суб’єкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до державного реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь-якими іншими суб’єктами, тотожне комерційне найменування яких включено до реєстру пізніше» (напр. постанова ВГСУ від 29.11.2006 р. у справі № 30/499-21/265)

Тривалий час практика не дуже розрізняла найменування (назву) ЮО і комерційне найменування (зокрема, в якості належних доказів використання комерційного найменування приймали статутні документи; договори, бланки, іншу технічну та службову документацію – хоча в цих документах точно вказана назва ЮО). Позивач вказував, що його назва та комерційне найменування співпадають, тому докази стосувались одного і того самого позначення.

Цей підхід відображений в четвертому абзаці п. 80 Постанови Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 р., де сказано, що момент першого використання комерційного найменування може встановлюватися за даними державної реєстрації юридичної особи, фінансової і технічної документації (рахунки, накладні, технічні умови), охоронних документів на об’єкти промислової власності і лише в кінці переліку згадуються рекламні матеріали і доменне ім’я.

Найменування (назва) ЮО – це об’єкт її особистого немайнового права, який обов’язкового існує у кожної ЮО в силу закону (ст. 90 ЦКУ). Комерційне (фірмове) найменування – це об’єкт майнових прав інтелектуальної власності і юридична особа вправі почати його використання і отримати правову охорону.

Оскільки в ч.4 ст. 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» прямо сказано, що «Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи», формально вони мають відрізнятись хоча б одним символом.

Назва ЮО не гарантує можливість вирізнити одну особу з-поміж інших (з т.з. обліку осіб держава використовує ідентифікаційний код), а умовою охорони комерційного найменування має бути така можливість разом із властивістю не вводити в оману споживачів (ст. 489 ЦКУ).

Однак найновіша судова практика відходить від формального ототожнення найменування, яке вказано в статуті, із комерційним найменуванням і вимагає якісно інших доказів.

Тягар доведення наявності права на комерційне найменування покладений на позивача, а суд має оцінити докази використання саме комерційного найменування, а не найменування ЮО (це питання є правовим і має вирішуватись судом, а не експертом).

В справі про захист найменування «СВІТЛО ШАХТАРЯ» суд визнав, що позивач не надав належних доказів, які б достовірно засвідчили факт використання ним саме комерційного найменування, а не повного найменування ЮО та його абревіатури (Постановою ВГСУ від 17.11.2015 р. справу № 905/5270/13 передано на новий розгляд, а рішенням Господарського суду Донецької області від 02.02.2016 р. завершено розгляд).

Щоправда, висловився суд дещо дивно – «лише офіційне (легітимне) використання комерційного найменування може свідчити про його наявність, а відтак мати правовий захист як об’єкта права інтелектуальної власності». Які докази свідчать про офіційне, а які – про неофіційне використання?

ВГСУ двічі передавав справу № 5004/1003/12 щодо найменування «МОДЕЛЬ ПАК» на новий розгляд (Постанова від 28.01.2014 р. і Постанова від 25.11.2014 р.) вказуючи на необхідність ретельного дослідження доказів факту використання позивачем та відповідачем не повного чи скороченого найменування юридичної особи, а саме як комерційного найменування.

Врешті решт, суд відмовив позивачу (ВГСУ залишив в силі вказане рішення – Постанова від 10.11.2015 р.), обґрунтовуючи це двома причинами:

(1) позивач безсистемно використовував різні варіанти словосполучення, що не є характерним для комерційного найменування, якому властиві принципи істинності, постійності та виключності.

Позивач визнав, що його комерційне найменування повністю співпадає із найменуванням ЮО, що суперечить правовому режиму комерційних найменувань, позбавлене економічного змісту та властивості оборотоздатності.

(2) відповідач визнав, що використовує найменування (назву) ЮО, а «комерційного найменування не має, не здійснює розповсюдження зовнішньої реклами та не виготовляє і не розповсюджує рекламні матеріали», тому твердження, що вони вводять в оману споживачів, судом не приймаються.

Отже, ВГСУ нібито зайняв позицію, що самого факту наявності в статуті комерційного найменування недостатньо для виникнення та захисту права на нього. Хоча щодо властивості оборотоздатності є питання — якщо передача майнових прав на комерційне найменування — лише разом із цілісним майновим комплексом або його частиною (ч. 2 ст. 490 ЦКУ), а припиняються права внаслідок ліквідації ЮО (ст. 491 ЦКУ) назвати його оборотозданим є перебільшенням.

ЮО не може заборонити іншій особі використовувати найменування, якщо не може довести, що почала використовувати його саме як комерційне, адже назва, отримана при державній реєстрації та використання у документації свідчать лише про використання найменування (назви) ЮО.

Спосіб захисту – зобов’язати внести зміни до установчих документів юридичної особи

У разі задоволення позову про припинення використання тотожного найменування, суд може зобов’язати власника або уповноважений ним орган внести необхідні зміни до установчих документів, адже така вимога є похідною від вимоги припинити використання, яке вводить в оману (третій абзац п. 78 Постанови Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 р.). Очевидно, мова йде про зміну назви ЮО, яка є офіційним найменуванням.

Враховуючи новий підхід щодо розрізнення найменування ЮО та комерційного найменування постає питання – чи допустимо застосовувати як спосіб захисту зміну назви ЮО згідно ЄДРПОУ?

Юридична особа користується найменуванням для позначення себе, аналогічно із використанням імені фізичної особи, тому суд має з’ясувати – де межа між використанням найменування та використанням цього ж слова як комерційного найменування?

Для цього слід визначитись, чи має суд шукати в діях відповідача використання спірного слова лише як комерційного найменування (що виключає задоволення вимоги про зміну офіційної назви ЮО, яка обрана відповідачем під час державної реєстрації) або як звичайної назви компанії (в будь-якій формі)?

ВГСУ, передаючи справу «ПРОМСІЗ» на новий розгляд, вказав, що слід встановити, чи має відповідач комерційне найменування, тобто, найменування, яке використовується підприємством для власної індивідуалізації під час здійснення господарської (комерційної) діяльності (справа № 910/20889/13 Постанова від 22.12.2015 р.). Те саме ВГСУ повторив, передаючи 17.11.2015 р. справу «Світло Шахтаря» на новий розгляд.

Якщо буде встановлено, що відповідач не використовує спірне позначення як комерційне найменування, суд не має підстав визнати порушення права на нього.

У справі «Світло Шахтаря» ВГСУ наголошує, що необхідно перевірити, чи відповідає обраний позивачем спосіб захисту порушеному праву та чи міститься в установчих документах відповідача інформація про його комерційне найменування (спонукання відповідача внести відповідні зміни до установчих документів).

Хіба наявність у статутних документах ЮО відомостей про комерційне найменування доводить незаконне використання чужого комерційного найменування? Хіба це здатне ввести в оману споживачів?

Якщо ВГСУ вказує на необхідність з’ясувати «чи можуть споживачі змішувати товари, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуги, які ними надаються», навряд чи вірогідність введення в оману виникне через те, що споживачі вивчатимуть статутні документи.

Якщо мова йде про товари, споживачі можуть дізнатись про комерційне найменування на упаковці товару та в рекламних матеріалах (включаючи соціальні мережі та мерчандайзинг). Належним способом захисту буде зобов’язання відповідача видалити позначення, що містять комерційне найменування позивача, з упаковки товарів та (або) з рекламних матеріалів.

Позивач і суд мають з’ясувати, в якій формі (на яких носіях) відповідач використовує спірне найменування і заборонити його. Згідно з ВГСУ, якщо таке використання позбавлене економічного змісту навряд чи правильним можна вважати заборону використовувати в будь-якій формі і будь-яким способом, адже певні норми вимагають, щоб ЮО вказувала своє найменування в тих чи інших правовідносинах (назва ЮО – виробника чи імпортера вказана на упаковці товару).

Прогнозую, що визначення межі між використанням назви ЮО та комерційним найменуванням стане наступними викликом судам у спорах щодо захисту комерційних найменувань в Україні.

Якщо стаття корисна – поділіться нею і підписуйтесь на наш блог. Ілюстрація — фото Роман Шаленкин