Covenant not to sue: из договорной практики США

Ввиду моего неравнодушия к нестандартным договорам, накопился материал об условиях, мягко говоря, чуждых украинской договорной практике. Началось с права обратного выкупа в договорах о передаче авторских прав и по мере сил я продолжу серию постов о необычных договорных условиях и практике их защиты в судах.

Условие, которое я буду называть Covenant, возникло в американской практике мировых соглашений в спорах о нарушении исключительных прав на патенты. Наряду с «Covenant not to sue» используют термин «non-assertion agreement» — чтобы избежать судебных расходов, стороны заключают подобные соглашения до начала процесса.

В 2012 году Apple обвинили в использовании в голосовом помощнике Siri патента на интерфейс естественного языка с использованием ограниченного словаря. В 2016 году стороны заключили соглашение об урегулировании спора, по условиям которого Apple выплатит $25 млн взамен получив лицензию и Covenant на три года.

Вот так выглядит Covenant: Компания А обязуется не предъявлять иски к Компании Б в отношении патентов, перечисленных в приложении к соглашению, если Компания Б будет использовать патенты Компании А путем изготовления, продажи, предложения к продаже изделий, сроком на Х лет, начиная со дня заключения соглашения, но не более чем срок действия патентов (примеры Covenant из разных договоров).

Как отличить Covenant от лицензионного договора? Если лицензия – это разрешение на использование, то Covenant – скорее личное обещание не использовать право на защиту путем запрета использовать.

Формально Covenant может быть безвозмездной сделкой, но иногда в качестве consideration сторона получает встречное обязательство воздержаться от подачи исков, если обе компании владеют патентами на спорную технологию. В США суды чаще всего склонны квалифицировать такую сделку как лицензию (читайте о деле Meso v. Roche)

Проще говоря, Covenant – это неисключительная бесплатная лицензия, только без отягощающих для лицензиата обязанностей. Как правило, лицензиар обязан контролировать качество товаров, которые производит лицензиат, потому договора наполнены разнообразными warranties & representations clauses. Нередко лицензиат получает право самостоятельно защищать патент в случае обнаружения нарушения (хотя чаще это присуще исключительным лицензиям).

Какова судьба Covenant в случае отчуждения патента новому владельцу? Для бенефициара выгодно, если после передачи прав третьему лицу, оно обязано заключить новый Covenant на тех же условиях (своего рода обременение). Судебная практика США чаще всего поддерживает идею о том, что Covenant как бы следует за патентом к новому владельцу (детальнее в коротком посте).

Другой вопрос – нарушает ли Covenant условия исключительной лицензии, выданной третьему лицу? Очевидно, что получатель Covenant может защищаться от претензий лицензиата, но если лицензиат не знал о его существовании, это может стать основанием для досрочного расторжения договора.

Covenant позволяет избежать применения «эстоппеля лицензиата», когда последний обязуется не оспаривать действительность охранных документов (судебная практика США отказалась от доктрины «licensee estoppel» в части лицензий на патенты, но применяет к лицензиями на торговые марки).

В ряде стран законодательство обязывает регистрировать лицензионные договора, предметом которых являются патенты и торговые марки. Коль скоро Covenant не регистрируется, в этих странах он не будет иметь силы лицензионного договора.

Немецкий суд применил местное право при квалификации условий Covenant, заключенного по праву США. Вопреки желаю истца суд не придал соглашению силу лицензионного договора, потому что по праву Германии лицензии подлежат регистрации в патентном ведомстве (текст решения на немецком языке).

Исчерпание прав и Covenant

Применять ли исчерпание прав, если бенефициар Covenant изготовил и ввел в оборот товар с использованием патента или торговой марки? Перефразируя вопрос – приравнивается ли обещание не подавать иск за нарушение патента к согласию правообладателя на введение товара в оборот?

Формально, согласия нет, а значит исчерпания то же, хотя само исчерпание слегка напоминает Covenant – защищает владельца товара от претензий владельца патента и ограничивает владельца в праве на защиту.

В ситуации, когда получатель Covenant изготовил товар с использованием патента или торговой марки правообладателя, ввел его в оборот, а потом товар поступил в продажу в третьей стране, на которую условия Covenant не распространяются, исчерпание скорее всего не сработает (хотя известно и о противоположных решениях). Если стороны укажут среди разрешенных действий импорт товара в страны, где у правообладателя действуют аналогичные патенты, это поможет защитить товар.

Законно ли заключить Covenant по украинскому праву?

Общее понятие обязательства (ст. 509 Гражданского кодекса Украины) позволяет требовать от должника выполнить действия и воздержаться от совершения действия (например, не разглашать конфиденциальную информацию или коммерческую тайну). Однако система civil law чувствительна к ограничению права на защиту в договорном порядке.

Упрощая, можно выделить два риска:

(1) противоречие публичному порядку, который не допускает отказ от права на обращение в суд;

(2) по итогам налоговой проверки переквалификация сделки в бесплатный лицензионный договор и доначисление налога.

Первый риск условно нивелируется, если Covenant будет включен в условия мирового соглашения, которое утвердит суд. Помимо отказа от исковых требований в текущем споре, истец может взять обязательство на будущее, но отсутствие судебной практики не позволяет уверенно оценить шансы защитить Covenant в случае нарушения.

Второй риск «коварнее», потому что факт утверждения мирового соглашения судом не гарантирует защиту от претензий налоговой. Формально перечень видов гражданско-правовых договоров о распоряжении имущественными интеллектуальными правами открыт (ч. 1 ст. 1107 ГКУ), но есть ли наделение правом в рамках условия об отказе подавать иск?

Covenant – удобный способ выдать неисключительную бесплатную лицензию. Если налоговая квалифицирует его как бесплатную услугу, то будет действовать по привычке: определит её стоимость по обычным ценам, доначислит налог и добавит штраф за несвоевременную оплату.

Не так уж просто в обязательстве не преследовать лицо за нарушение прав на патент увидеть все существенные условия лицензионного договора. Формально бенефициар Covenant не получил право пользоваться объектом исключительных прав, потому нет оснований платить за отказ от права подавать иск, но и запрета заключать такие соглашения нет.

Практика CJEU применительно к лицензионным договорам свидетельствует, что в странах Евросоюза гораздо более строгий подход к их квалификации. В решении по делу С-376/11 от 12 июля 2012 г. суд прямо сказал, что лицензионным считается тот договор, предметом которого будет право на коммерческое использование торговой марки.

Иногда американская практика предъявляет высокие требования к тому, чтобы квалифицировать условия договора как Covenant. Например дело MDY Industries v. Blizzard Entertainment (2010), в котором суд искал разницу между «conditions» и «covenants», которые ответчик применил к нарушителю End User Licence Agreement игры «World of Warcraft». Детальнее в посте Кена Адамса.

Если пост понравился – поделитесь им и подписывайтесь на наш блог.