Чужие торговые марки в Google AdWords: как не нарушить?

Google AdWords позволяет пользователю сервиса купить одно или несколько ключевых слов, по которым пользователи ищут в Google. Сайт клиента показывается поверх результатов поисковой выдачи и Google не запрещает заказчикам использовать торговые марки третьих лиц, в качестве ключевых слов.

Например, сервис по бронированию отелей выберет ключевыми словами названия популярные отелей и поверх поисковой выдачи, где первым будет сайт отеля, Google покажет рекламу, например, booking.com. Вроде бы всем хорошо – отель продаст больше номеров, сервис бронирования получит комиссию, а AdWords – плату за рекламу. А если так начнет продвигать себя конкурирующая сеть отелей?

За несколько лет более сотни исков в США и Европе рассмотрены и можно утверждать, что сложился некий подход – является ли такое использование нарушением или нет. Вот хорошая презентация от AIPPI «TM Law and AdWords and Metategs».

Цветочная битва

Британский суд переадресовал CJEU спор Interflora v Marks & Spencer (2011) в части того, может ли владелец торговой марки запрещать конкуренту использовать ТМ в рекламе в виде ключевых слов в системе Google AdWords?

Суд ввел критерий «достаточно хорошо осведомленный и внимательный интернет пользователь» (reasonable well-informed and observant internet user). Если такой пользователь способен понять, что реклама, которую ему показывает AdWords после поискового запроса, не является рекламой владельца торговой марки (ТМ), а рекламой его конкурента, значит различительной способности знака не причинен вред.

Это значит, что можно использовать торговые марки конкурентов (или третьих лиц), пока такое использование находится в рамках честной конкуренции (пока в сознании потребителя не нарушается ассоциативная связь между ТМ и происхождением товара – лицом, которое владеет и использует ТМ).

Нарушения — если использование создаёт впечатление о несуществующей экономической связи между лицом, разместившим рекламу с чужой ТМ и владельцем такой ТМ.

Не нарушай баланс

В другом деле Victoria Plum Ltd v Victorian Plumbing Ltd (2016) ответчик купил для продвижения ключевые слова «Victoria Plumb» и «Victoria Plumbing». Истец владеет несколькими ТМ «Victoria Plumb» и усмотрел в такой рекламе незаконное использование.

Применив вышеуказанный критерий, суд пришел к выводу, что пользователь неспособен понять, кто именно будет поставщиком рекламируемых товаров, а значит, может подумать, что истец и ответчик связаны коммерческими отношениями. Суд признал такое использование нарушением.

Честным можно считать использование, если две компании сосуществуют длительное время на рынке со схожими наименованиями, вероятность смешения возникнет. Но компании не должны совершать действия направленные на повышение вероятности введения в заблуждение.

Сила различительной способности ТМ истца не была ослаблена самим фактом существования и деятельности на рынке компании ответчика со схожим названием. Суд посчитал, что использование ключевых слов при продвижении своего сайта нарушило сложившийся баланс. Блог IPKAT детально прокомментировал решение по этому делу.

Согласие превыше всего

Британский суд рассмотрел спор между британской компанией-ритейлером непищевых товаров и американской компанией-разработчиком софта для проектирования зданий о незаконном использовании ТМ на сайте Argos Limited v Argos Systems Inc (2016).

Суд разобрался как работают Google AdWords и AdSense. Если в первом пользователь покупает показ ключевых слов по запросу пользователя, то в AdSense владельцы сайтов (партнеры) продают место под рекламные объявления третьих лиц, которую показывает Google.

Истец был пользователем AdWords, а ответчик – партнером AdSense. Это привело к тому, что когда истец покупал место для своих объявлений в AdWords, то они показывались на сайте ответчика в рамках AdSense.

Сайт ответчика получал существенную часть траффика от пользователей из Британии, но большинство сразу покидали сайт. Ответчик на протяжении 7 лет получал доход (около $100 000) от показа баннеров на сайте, хотя значительная часть посетителей попадали туда по ошибке – думая, что сайт принадлежит истцу.

Суд отказал в иске, указав, что коль скоро истец принял правила сервиса AdWords, тем самым дал согласие показывать объявления на сайтах партнеров сервиса AdSense. Ответчик не использовал ТМ истца в странах, где она охраняется, потому что сайт ответчика не адресован потребителям в Британии и странах Евросоюза.

Американский подход к AdWords

До 2009 года суды США считали, что использование чужой ТМ в качестве ключевого слова в поисковых сервисах не отвечает критерию коммерческого использования, а сам способ исключительно внутренним процессом сервиса (S & L Vitamins v. Australian Gold, 2007; Merck & Co. v. Mediplan Health Consulting, 2006).

Однако в деле Rescuecom v. Google, (2009) суд кардинально изменил подход, признав использование торговой марки коммерческим, ведь поисковой сервис предлагает пользователям покупать ключевые слова и показывать их в поисковой выдаче. Часто сервис предлагает клиента купить для продвижения слова, которые являются торговыми марками конкурентов.

Рекомендую отличную статью Using Trademarks as Keywords: Empirical Evidence of Confusion, а также статью Trademarks as Search Engine Keywords: Much Ado About Something?

Я бы хотел сказать, что обнаружил украинские споры, в которых детально разобран вопрос использования ТМ в Google AdWords, но нашел лишь косвенное упоминание, из которого сложно сделать вывод – был ли среди действий ответчика такой способ использования как использование в ключевых словах (решение Хозяйственного суда г. Киева по делу № 910/22518/16 от 22 февраля 2017 г.)

Непонятно, как украинские суды будут рассматривать подобные споры, но я склонен поддержать подход, что защиту могут получить лишь знаки с репутацией – т.е. ТМ, которые известны потребителю в силу широкой дистрибуции товаров/услуг, рекламы и популяризации (детальнее в посте о размере убытков при нарушении в сети).

Торговая марка призвана защищать ассоциативную связь, которая возникает в сознании потребителя между (качественными) свойствами товара и его производителем. Такая ассоциативная связь может возникнуть только в результате использования и рекламирования знака – это называют репутацией знака.

Если потребитель ищет знак с репутацией, то с высокой вероятностью можно утверждать, что он ищет товар или услуг конкретного производителя, а не его конкурентов. Но, если вспомнить пример с сервисом брони отелей, то хотя формально чужой знак использован в коммерческих целях, но нет введения в заблуждение потребителя.

Если обзор понравился – поделитесь им и подписывайтесь на наш блог.