Как Google едва не стал общеупотребимым знаком

Два гражданина решили отменить ТМ «Google», якобы она утратила различительную способность. Аргументы: (1) слово «google» превратилось в синоним «поиска в интернете», став частью английского языка (2) глагольное использование сделало его общеупотребимым (verb use constitutes generic use).

Как зарегать 700 доменов «google»

Оказывается, у спора есть предыстория – в марте 2012 г. одни из истцов зарегистрировал 763 доменных имен со словом «google». Точнее, каждый домен состоял из пары слов: одно – «google», а второе – бренд, имя или товар, например, «googledisney.com», «googlebarackobama.net», «googlenewtvs.com».

Google, Inc подал жалобу в National Arbitration Forum (NAF), поскольку домены схожи до степени смешения с ТМ «Google» и зарегистрированы недобросовестно. NAF в мае 2012 г. переделегировал эти домены правообладателю.

Наши герои не отчаялись и подали иск об отмене торговой марки, ведь она превратилась в глагол, например, в выражении «I googled it».

«Глаголом жги сердца людей»

Иск основан на норме, запрещающей охрану обозначения, которое стало общеупотребимым для определенных товаров или услуг (generic). Если на рынке длительное время присутствует товар маркированный одним и тем же знаком, но от разных производителей (и между ними нет экономической связи в виде лицензионного договора), потребитель может перестать ассоциировать его с владельцем ТМ.

Есть другая категория – случайные или выдуманные (arbitrary or fanciful marks). Это существующие в языке слова, которые по смыслу обычно не имеют связи с товарам, для которых используются или выдуманные слова, которые никогда не имели такой связи. Такие знаки подлежат защите, потому что обычно пригодны для того, чтобы ассоциировать их с производителем.

Неоднократно владельцы известных торговых марок ставали жертвами превращения знака в видовое название для товара («victim of genericide»). Классические примеры:

«ASPIRIN» Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505, 510 (S.D.N.Y. 1921)

«CELLOPHANE» DuPont Cellophane Co. v. Waxed Prods. Co., 85 F.2d 75, 82 (2d Cir. 1936)

«THERMOS» King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Indus., 321 F.2d 577, 579 (2d Cir. 1963)

Превращение в общеупотребимое слово (genericide) происходит при отождествлении ТМ с видом товара и употреблении её как видового названия, в результате чего сами потребители перестают ассоциировать знак с конкретным владельцем. Конечно, самого факта, что потребители иногда используют бренд как название услуги или товара недостаточно для отмены регистрации ТМ.

Есть даже список знаков, которые стали вошли во всеобщее употребление в некоторых странах.

Тест «who-are-you» пройден

Не обошлось без специального теста, который называется «who-are-you/what-are-you» (Yellow Cab Co. of Sacramento v. Yellow Cab of Elk Grove, Inc., 419 F.3d 925, 929 (9th Cir. 2005). Если потребитель в первую очередь понимает ТМ как указывающую «кто» — знак пригоден, а если знак описывает «что» — значит, он стал общеупотребимым.

Истцы пытались убедить суд, что человек, который ищет в интернете, воспринимает слово «google» как глагол и синоним понятия «поиск в сети» (знакомое нам «погуглить»).

Во-первых, знак становится общеупотребимым только по отношению к конкретному виду товара или услуги. Во-вторых, сам факт использования спорного обозначения в качестве глагола не является достаточным основанием для перехода в режим общеупотребимого.

Вполне допустимо, что потребитель заменяет название товара или услугу названием торговой марки. Более того, если определенный товар является уникальным на рынке – тогда его торговое название (в нашем понимании – ТМ) в бытовой речи легко заменяет видовое название. Главное, что потребитель все равно ассоциирует ТМ с конкретным производителем (правообладателем), значит требование к предоставлению охраны выполнено.

Погуглите колу, пожайлуйста!

Суд вспомнил дело Coca-Cola Co. v. Overland, Inc., 692 F.2d 1250 (9th Cir. 1982), в котором Coca-Cola Company подала иск о нарушении ТМ к ресторану, где при заказе «a coke» гостям подавали другие напитки, а не Coca-Cola. Ресторан возражал, указывая, что слово «COKE» стало общеупотребимым названием для всех напитков типа колы.

Как доказать, что посетитель ресторана, говоря официанту слово «a coke», представлял себе (1) только Coca-Cola или (2) любую колу от другого производителя?

Достоверно это невозможно узнать, потому верно, что часть гостей ожидала получить товар конкретного производителя (истца), а другая часть – любую колу (видовое название напитка).

Также и в деле Google: часть пользователей употребляет слово «google» как видовое название поиска в интернете, а другая часть – точно знает, что речь идет о сервисе компании Google, Inc.

Соц.опрос как метод манипуляции

Истец предоставил суду три социологических исследования – опросы потребителей, но суд отклонил два из них, поскольку они выполнены юристом (представителем истца), к тому же без достаточной квалификации и опыта.

Третий опрос содержал ответы на простой вопрос: «Если вы собираетесь попросить друга поискать что-либо в интернете, какое слово или фразу вы используете, чтобы сказать о вашей просьбе?»

Более половины из 251(!) респондентов ответили, употребив слово «google» как глагол.

В ответ Google предоставил социологический опрос, чтобы доказать, что ТМ не стала общеупотребимой (Teflon survey). Суть такого метода – показав разницу между «brands» и «common words» определить, куда отнести спорное обозначение.

По результатам исследования почти 93% респондентов ответили, что «google» — это бренд, а не общеупотребимое слово. Для сравнения, большинство также отнесло к брендам «Coke», «Amazon» и «Yahoo!», а к общеупотребимым: «Refrigerator», «Margarine», «Browser» и «Website».

Тем, кого заинтересовал вопрос – INTA опубликовала обзор применения социологических опросов в спорах о защите ТМ и статья Deborah Jay «Genericness surveys in trademark disputes».

Украинский опыт использования соц.опросов в деле об отмене ТМ «Тамянка» как ставшей общеупотребимым обозначением для вина читайте в нашей публикации.

Словарь – не доказательство

Истец также ссылался на фрагменты из словарей, но суд оценил их иначе:

(1) CollinsEnglishDictionary.com defining google primarily as a «trademark» but secondarily as a verb meaning «to search for (something on the internet) using a search engine»

(2) Dictionary.com defining google primarily as the «brand name of a leading Internet search engine» but secondarily as a verb meaning «to search the Internet for information»

Одно из косвенных доказательств наличия у ТМ различительной способности – неоднократные факты внесудебной и судебной защиты знака правообладателем (он активно препятствует появлению и использованию схожих наименований и размыванию бренда).

Хотя истец доказал, что ТМ стала синонимом любого поиска в интернете, он не смог доказать, что пользователи перестали ассоциировать её с правообладателем.

Суд первой инстанции 10 сентября 2014 г. отказал в удовлетворении иска полностью, а суд апелляционной инстанции 16 мая 2017 г. поддержал вердикт.

Ранее мы рассказывали о лайфхаке от Google – как сохранить в тайне поданную на регистрацию ТМ на протяжении срока для конвенционного приоритета.

Если обзор дела понравился – поделитесь им и подписывайтесь на наш блог.