А не общеупотребить ли нам Тамянку?

Дело № 910/28726/14 о прекращении действия свидетельства № 109692, как иллюстрация спора об отмене торговой марки, которая стала общеупотребительным обозначением. Текст решения суда первой инстанции настолько хорош, что большая часть обзора – его непрямые цитаты, а суды апелляционной и кассационной инстанций буквально скопировали мотивировочную часть.

1. Бремя доказывания истца

Общеупотребимым будет название, которое вследствие его длительного использования для товаров такого же рода разными производителями, стало видовым или родовым понятием (п. 4.3.1.5. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг №72 от 20.08.1997 г.).

В таком случае видовое или родовое понятие товаров становится неотъемлемым названием и может свободно проставляться на товарах, в документации, которая сопровождает товар, использоваться при рекламировании товара, в средствах массовой информации и т.п.

Признаки, которые характеризируют ставшее общеупотребимым обозначение товара:

(1) использование его как названия товара не только потребителями, но и специалистами отрасли производства, работниками торговли. В сознании перечисленных категорий должна возникать стойкая однозначная связь между товаром, который имеет определенные признаки, свойства и обозначением, в качестве его названия;

(2) применение обозначения как названия товара того же вида осуществляется независимыми производителями, которые не связаны экономическими отношениями (и договорами);

(3) обозначения используется независимыми лицами неоднократно и на протяжении длительного времени.

Можно заметить, что здесь прямо не указано, что одновременное использование разными производителями должно быть добросовестным – а ведь это ключевой момент для оценки таких доказательств!

Перечень доказательств, которые подал истец:

(1) фото бутылок вина со словом «Тамянка», которые изготовляют 7 (семь) разных украинских производителей (включая истца и лицензиата ответчика), а также вино двух молдавских производителей и фискальные чеки, которые подтверждают факт их покупки;

(2) приложение к лицензии, в котором указано, что истец может изготовлять белое вино «Тамянка Праздничная коллекция», датированное 2009 годом;

(3) справочник виноделия (1985 г.), где «Тамянка» отнесена к техническому сорту винограда, который распространён в Украине; технологические инструкции, датированные 2001 и 2009 годами, где «Тамянка» используется для обозначения белого вина;

(4) в Украине зарегистрировано 16 торговых марок, содержащих слово «Тамянка», принадлежащих разным владельцам;

(5) неоднократность применения подтвердил данными о количестве литров вина  с названием «Тамянка Праздничная коллекция», реализованных на протяжении пяти лет.

Как обычно, не обошлось без судебной экспертизы, которая подтвердила, что после даты подачи заявки обозначение «Тамянка» стало общеупотребимым для обозначения товаров 33 класса. Была ли она необходима в этом деле? Мне кажется, что без неё вполне можно было обойтись.

Для сравнения советуем почитать наш обзор спора о признании ТМ «Google» общеупотребимым знаком для услуг поиска в интернете.

2. Бремя доказывания ответчика

Главным доказательством, что «Тамянка» не стала общеупотребимым знаком для вина, должно было стать социологическое исследование, датированное 2013 годом и аналитическая справка по результатам другого социологического исследования, датированная 2015 годом.

По данным соц.опроса преимущественное количество потребителей используют обозначение «Тамянка» исключительно для обозначения продукции, изготовленной ООО «Атлантис», которое использует ТМ по лицензионному договору с ответчиком.

В тексте решения нет критичной оценки судом упомянутых доказательств – очень жаль, потому что они не убедили суд, но хотелось бы знать почему: были ли замечания к методике проведения исследования, к поставленным вопросам, может ответчик не смог предоставить анкеты респондентов, чтобы проверить правильность результатов?

Социологический опрос, как альтернатива судебной экспертизе уже давно применяется в других странах, но у нас еще в диковинку, потому любая практика будет ценной для защиты прав.

Вторичными доказательствами ответчика стало отсутствие слова «Тамянка» в ДСТУ 4806:2007 «Вина. Общие технические условия» в качестве обозначения вида вина; отсутствие в Государственном реестре сортов растений такого обозначения сорта винограда; никто, кроме ответчика не использует обозначение самостоятельно, без добавления других слов; судебное оспаривание чужих ТМ, в которых присутствует «Тамянка».

Из текста решения прямо не видно, как суд оценил эти факты, но, очевидно, посчитал доказательства истца более убедительными.

3. Момент начала течения исковой давности

Ответчик указал, что публикация о регистрации спорной ТМ была 8 лет назад, потому исковая давность пропущена. Истец обратил внимание, что ответчик направил ему письмо с требованием прекратить использование спорной ТМ и в этот момент истец узнал о нарушении его прав на использование общеупотребимого названия «Тамянка».

Суд поддержал истца, ведь начало истечения исковой давности – это момент, когда лицо узнало о нарушении его прав. Таковым следует считать получение письма, в котором ответчик запрещает выпускать продукцию под спорным наименованием. Иск подан через 7 месяцев после получения упомянутого письма.

Такой подход все чаще применяется судами в спорах о признании охранных документов недействительными, например, дело № 910/21617/15 (Постановление ВХСУ от 25.10.2016 года; в допуске в ВСУ отказано 02.02.2017 г.)

4. Обеспечительные меры

В подобных спорах must have просить суд:

(1) запретить ответчику передавать любым способом права на ТМ;

(2) запретить ответчику отказываться от прав на ТМ полностью или частично;

(3) запретить государственному органу, который ведет реестр, вносить изменения о владельце ТМ.

Любопытно, что истец просил запретить ГСИС Украины выносить решение о признании ТМ общеизвестной, но суд отказал. Хотя такое заявление вполне могло бы стать часть стратегии ответчика.

5. Законность регистрации не влияет на общеупотребимость знака

Апелляционная палата ГСИС в 2007 году отказала ответчику в регистрации знака, потому что «Тамянка» — общеупотребимое обозначение для вина.

Отказ обжалован в Днепропетровский окружной административный суд и спустя пять лет ответчик получил определение Высшего административного суда Украины от 12.12.2013 г. – обязать ГСИС принять решение о регистрации знака «Тамянка», опубликовать и выдать свидетельство.

По мнению ответчика, в решениях административных судов о регистрации ТМ закреплен факт отсутствия в знаке «Тамянка» любых оснований для прекращения действия свидетельства. Однако в административном споре суд не устанавливал обстоятельства, которые бы свидетельствовали о наличии или отсутствии общеупотребимости, ведь на этапе до выдачи свидетельства на знак это вообще невозможно.

Истец и не оспаривал саму законность регистрации ТМ, ведь знак может стать общеупотребимым только после даты подачи заявки – ч. 3 ст. 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».

Для желающих припасть к первоисточникам: решение Хозяйственного суда г. Киева от 11.04.2016 г.; Постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 05.07.2016 г.; Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 13.09.2016 г.

Если обзор понравился – поделитесь им и подписывайтесь на наш блог.