Витребування торговельної марки від добросовісного набувача

Власник свідоцтва на торговельну марку (ТМ) може використовувати позначення, дозволяти і забороняти використання іншим особам. Чи входить в обсяг прав власника ТМ правомочність володіння? Це питання із теоретичного легко перетворюється в практичне – чи можна застосувати віндикацію як спосіб захисту?

Або так: чи можна витребувати виключні майнові права інтелектуальної власності від добросовісного набувача, які він отримав по договору про передачу прав на ТМ? Ми знайшли лише одну справу, де всі інстанції дали єдину відповідь і три невдалі спроби.

Позивач заявив вимоги про визнання недійсними двох послідовних безоплатних договорів про передачу прав на ТМ «FotoMag» та визнання права власності позивача на цей знак.

Позовні вимоги мотивовано тим, що договір є недійсним, оскільки особа, яка вчиняла цей правочин як директор, насправді дану посаду не займала та не мала необхідного обсягу цивільної дієздатності. Другий відповідач, що безоплатно набув за договором з першим відповідачем права на ТМ, зобов’язаний повернути зазначене майно на підставі ст. 388 ЦКУ.

Другий відповідач вказував, що є добросовісним набувачем, оскільки вважає, що власник зобов’язаний довести, що майно вибуло із його володіння, не з їхньої волі, а в даному випадку обставини дозволяють стверджувати про те, що Позивач знав про оспорюваний правочин.

При укладенні договору про передачу прав на знак другий відповідач вважав та не мав підстав сумніватися в тому, що перший відповідач є законним власником знаку, в т.ч. має право розпоряджатися ним на власний розсуд.

Суд встановив, що право власності на ТМ вибуло із володіння особи поза її волею, оскільки договір укладено із значними порушеннями: повноваження особи на наявність у останнього повноважень на укладання правочину від імені та в інтересах позивача, згідно до статутних документів, довіреності не було перевірено.

В ч. 3 ст. 388 ЦКУ передбачено, якщо майно було набуте безвідплатно в особи, яка не мала права його відчужувати, власник має право витребувати його від добросовісного набувача у всіх випадках.

З наявного договору між першим та другим відповідачами вбачається, що майнові права на ТМ «FotoMag» передано безвідплатно. Рішення судів мотивовані наявністю підстав витребувати майнові права інтелектуальної власності на знак «FotoMag» у добросовісного набувача на підставі безоплатного договору.

Рішенням господарського суду міста Києва від 29.08.2012 р., позов задоволено, а рішення залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 06.11.2012 р. та постановою ВГСУ у справі № 12/134 від 15.01.2013 р.

На жаль, суди не пояснили мотиви застосування норм про добросовісного набувача, хоча б у вигляді посилання на аналогію закону і віднесення майнових прав до родової категорії майна.

В справі № 5002-23/6355-2010 про визнання недійсними трьох послідовних договорів про передачу прав на ТМ «Магарач» перша інстанція та апеляція відмовили з посиланням на те, що договори про передачу прав були відплатними, а власник ТМ (третій відповідач) є добросовісним набувачем, тому немає підстав витребувати у нього право власності на знак.

Однак ВГСУ у постанові від 14.02.2012 р. звернув увагу на те, що (1) перший відповідач передав право власності на ТМ другому за безвідплатним договором; (2) подальша передача прав на ТМ «Магарач» третьому відповідачу, який не виготовляє товар (вино) та не знаходиться на території АРК (резидент Естонії), є причиною введення в оману споживачів щодо особи, яка виготовляє товар (ч. 7 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

За результатами нового розгляду суди одностайно визнали договори недійними, але без посилань на ст. 388 ЦКУ чи інші норми про витребування майна із чужого незаконного володіння.

Ще одна справа, де промайнув привид добросовісного набувача – права на ТМ «Triolan» (цей спір перетворився на багаторічну сагу із безліччю судових справ, які обертались навколо питання про дату укладення договору і особу, яка його підписала без достатніх повноважень).

У справі № 619/1379/13 суд розглядав позов про визнання недійсним договору про передачу прав на спірну ТМ та визнання права інтелектуальної власності на знак. Згідно зі ст. 387 ЦКУ, позивач має право реалізувати своє право на захист шляхом звернення до суду з вимогою про витребування свого майна (майнових прав) з чужого незаконного володіння.

Відповідно до п. 10 ч. З Постанови Пленуму ВСУ № 9 від 06.11.2009 р., майнові права (майно) можуть бути витребувані від особи, зокрема від добросовісного набувача – з підстав, передбачених ч. 1 ст. 388 ЦКУ.

Рішенням Дергачівського районного суду Харківської області від 03.12.2013 р. вимоги позивача повністю задоволені, однак Апеляційний суд Харківської області скасував рішення.

В третій справі відповідач придбав державного підприємства у співвласність майнові права на ТМ, а прокурор в інтересах держави подав позов про визнання договору недійсним. Суд першої інстанції задовольнив позов, тому в апеляційній скарзі відповідач вказав, що він є добросовісним набувачем прав інтелектуальної власності на ТМ.

Сторони в додатковій угоді навіть передбачили ціну, яку сплатить новий співвласник знаку – 500 грн протягом трьох років. Прокурор вказував, що передача відбулась безоплатно и без обов’язкової незалежної оцінки вартості цих прав. Суд не погодився, що спірна ТМ перебуває в державній власності, адже ТМ не обліковувалась на балансі та не належить до основних фондів підприємства, а оцінка вартості проведена через рік після вчинення передачі прав.

Львівський апеляційний господарський суд в постанові від 11.04.2017 р. у справі № 909/560/15 зазначив, що право власності державного підприємства на ТМ не припинилося, так як не вибуло з його володіння, та не обмежило обсяг його повноважень як власника з володіння, користування та розпорядження цим правом.

В цілому немає істотних заперечень проти позову про витребування майнових прав на ТМ у добросовісного набувача. Оскільки факт передачі підлягає державній реєстрації, це робить його подібним до правочинів щодо нерухомості: в обох випадках мова не про отримання фізичної речі, а про внесення змін у реєстр власників.

Якщо пост сподобався – поділіться ним і підписуйтесь на наш блог.