Отказ от права на иск об отмене ТМ: украинская практика

Несколько месяцев назад в блоге был пост о covenant not to sue в судебной практике США. Это альтернатива лицензионному договору, с той лишь разницей, что вместо разрешения другому лицу использовать торговую марку или патент, владелец в одностороннем порядке (без встречного удовлетворения в виде оплаты) обязуется не подавать иски о незаконном использовании (т.е. можно бесплатно использовать чужой объект).

В конце поста мы рассуждали – законно ли заключить такой covenant по праву Украины? Едва ли не главный риск – налоговая проверки заподозрит в такой сделке дарение услуги и доначислит налоги, исходя из обычных цен. Одним из препятствий должен стать риск признать сделку противоречащей публичному порядку (отказ от права обращаться в суд).

А если обязательство не подавать в суд станет условием мирового соглашения, которое утвердил суд? Недавно я обнаружил хозяйственный спор, в котором реализован некий вариант «covenant not to sue».

Истец подал иск о признании недействительным свидетельства на торговую марку (ТМ) ответчика. Основание: ТМ «Вафельні трубочки» описательное для товаров 30 класса «вафли» и является общеупотребимым для этого вида товаров. Получив отказ в двух инстанциях, истец убедил ВХСУ вернуть дело на новое рассмотрение (Постановление от 27.05.2014 г. по делу № 5011-59/13633-2012).

В первом же заседании нового рассмотрения в суде первой инстанции стороны подали на утверждение проект мирового соглашения. Суд изучил текст и, не обнаружив противоречий законодательству Украины, определением от 17.07.2014 г. утвердил мировое соглашение. Присмотримся к тексту повнимательнее.

Главное условие не вызывает вопросов: истец обязуется не использовать оспариваемую торговую марку, а ответчик признает право истца выпускать вафли в форме трубочек и размещать на их упаковке любые обозначения, кроме ТМ ответчика.

Дальше истец и ответчик отказались от всех претензий, которые могут возникнуть в будущем в связи с использованием сторонами спорной ТМ, кроме случаев, когда такое использованием совершается в нарушение условий мирового или других соглашений.

Похоже, тут не обошлось без участия Капитана Очевидность: если сторона нарушит условие мирового, другая получает право подать иск в суд, а если будет использовать ТМ не нарушая, то не возникнет основания для обращения в суд – значит и отказывать не от чего.

Самое интересное: истец обязался в будущем не заявлять никаких требований о недействительности Свидетельства на ТМ или о его прекращении на протяжении всего срока действия ТМ.

Получается, что истец отказался от: (1) права на подачу иска о признании свидетельства на ТМ недействительным по любым основаниям и (2) права на подачу иска о досрочном прекращении ТМ по причине неиспользования и даже (3) права требовать прекращения охраны в связи общеупотребимостью обозначения.

А что будет, если истец подаст такой иск?

Очевидно, ответчик предоставит суду утвержденный судом текст мирового и попросит закрыть производство, ведь истец добровольно отказался от права заявлять подобные требования. Раз хозяйственный суд утвердил мировое соглашение, такой отказ имеет юридическую силу и должен выполняться на территории Украины.

Еще один вариант реакции ответчика – обвинить истца в нарушении взятого на себя обязательства и подать встречный иск о взыскании ущерба.

Формально в мировом не сказано, что истец отказывается от права обращаться в суд – буквально речь идет о требовании. Но куда еще лицо может заявить требование о недействительности, кроме украинского суда?

Кратко напомню, что соглашение об отказе от права на обращение в суд является недействительным (ст. 1 ХПКУ «Угода про відмову від права на звернення до господарського суду є недійсною»; ст. 3 ГПКУ «Відмова від права на звернення до суду за захистом є недійсною»; ст. 8 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»: «Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до юрисдикції якого вона віднесена процесуальним законом»).

Какие ответные действия может предпринять лицо, которое несогласно с условием мирового об отказе от права подавать иск?

Едва ли не единственная мера – подача иска о признании недействительным условия мирового соглашения, как противоречащего публичному порядку. Согласно ч.1 ст. 228 ГКУ: «Правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним».

Немногочисленная и противоречивая практика ВХСУ свидетельствует о том, что шансы такого иска тяжело предсказать, но суд скорее поддержит истца, ведь на его стороне прямой запрет, чем ответчика, в пользу которого древнеримский принцип «pacta sunt servanda».

Если нам повезет, то появится и судебная практика по мотивам оспаривания подобного мирового соглашения – это бы позволили оценить перспективы использования подобного правового инструмента.

Если заметка понравилась – поделитесь ею и подписывайтесь на наш блог.