Сінгапурське диво, або Як відновити ТМ через 5 років

Справу, якій присвячено цей пост можна описати словосполученням «юридичний креатив», але навряд чи це гарний приклад для наслідування.

Позивач – власник торговельної марки № 37310 (далі — ТМ) в 2005 році уклав з фізичною особою ліцензійний договір (ЛД) щодо ТМ. Зазвичай в ЛД обов’язок сплати за продовження дії охоронного документу покладено на власника, оскільки він зацікавлений в тому, щоб зберегти своє майно. 10-річний строк дії свідоцтва спливав 29.09.2010 р.

Всупереч стереотипам, позивач в ЛД поклав на ліцензіата обов’язок за власний рахунок забезпечити продовження строку дії ТМ шляхом сплати збору і подання клопотання. Залишимо осторонь законність такої умови, адже власник мав би видати фізичній особі довіреність для представництва його інтересів перед Установою для продовження чинності свідоцтва.

Зверніть увагу на дві обставини:

(1) один з найбільших в Україні виробників морозива (про це він сам надає докази у цій справі для визнання добре відомим) дав ліцензію на один із ключових брендів фізичній особі (навіть якщо вона має статус підприємця, позов подано в суд загальної юрисдикції);

(2) володіючи десятками ТМ і користуючись послугами патентного повіреного, власник вирішив доручити продовження важливої торговельної марки сторонній фізичній особі.

Якимось чином, через 5 років після того як ані власник, ані ліцензіат не сплатили за продовження дії ТМ, власник дізнався про цю прикру обставину. Він звернувся до ліцензіата (відповідача) з вимогою виконати обов’язок: сплатити за пролонгацію ТМ і подати клопотання в Установу.

Однак ліцензіат подав заявку на реєстрацію ідентичного знаку (очевидно розуміючи, що шансів повернути втрачену 5 років тому ТМ немає, вирішив зареєструвати ідентичну). Через декілька днів він надіслав колишньому власнику ТМ листа з пропозицією придбати права на цю заявку.

Після цього власник подав позовну заяву до ДСІВ та ліцензіата, де однією із вимог було відновлення становища, що існувало до порушення прав на знак.

Позивач просив зобов’язати фізичну особу виконати умови ЛД та подати клопотання про продовження строку дії свідоцтва, а ДСІВ зобов’язати внести до реєстру ТМ відомості про продовження та опублікувати ці дані в бюлетені.

Напевно, суд мав би пояснити, що слідкувати за строком дії ТМ – це клопіт власника і закон не містить норми про причину пропуску строку на 5 років через неуважність ліцензіата, до того ж у даних про ТМ вказаний патентний повірений (який має слідкувати за строками і вчасно повідомляти клієнта про їх сплив).

Це було б занадто передбачувано, тому Солом’янський районний суд м. Києва в рішенні від 19 листопада 2015 року у справі № 760/18843/15 приготував зовсім іншу історію.

Як писали давні римляни і ст. 629 ЦКУ – виконання договору є обов’язковим для сторін. Отже, відмова ліцензіата сплатити за продовження ТМ є порушенням взятого на себе обов’язку по ЛД. Одним із способів захисту згідно з ч. 2 ст. 16 ЦКУ є примусове виконання обов’язку в натурі.

На думку суду, позивач вжив достатні для забезпечення продовження чинності ТМ заходи – уклав ЛД, де поклав обов’язок на ліцензіата – однак відбулось недотримання строків проведення дій щодо продовження свідоцтва.

Тепер увага: секрет успіху не лише у правильній умові ЛД, але і у застосуванні Сінгапурського договору про право товарних знаків від 27.03.2006 р. ратифікованого Законом України №1263-VI від 15.04.2009 р. Українські суди нечасто звертаються до цього міжнародного договору (згідно з реєстром судових рішень за 8 років чинності є ще чотири справи, де суд посилається на інші норми цього акту).

Суд звернув увагу на рубрику «iii» п. 2 ст. 14 Сінгапурського договору, де сказано, що якщо володілець не дотримався строку для здійснення дії під час процедури в Установі Договірної Сторони стосовно реєстрації, Договірна Сторона забезпечує один чи більше із зазначених нижче допоміжних заходів, якщо заяву про таку дію подано в Установу. Один із допоміжних заходів – відновлення прав володільця стосовно реєстрації, якщо Установа визнає, що таке недотримання строків відбулося незважаючи на вжиття належних заходів або така затримка була ненавмисною.

Чомусь суд не помітив п. 3 цієї ж ст. 14, яким передбачено виняток із попереднього правила: від жодної Договірної Сторони не вимагається забезпечувати будь-яких допоміжних заходів, на які робиться посилання в пункті 2, стосовно виключень, приписаних Правилами. Ось текст цього пункту англійською: [Exceptions] No Contracting Party shall be required to provide for any of the relief measures referred to in paragraph (2) with respect to the exceptions prescribed in the Regulations.

Для того, що не вигадувати що ж мали на увазі автори Сінгапурського договору, коли написали наведені норми, за тлумаченням слід звернутись до Правил (Regulations), які є невід’ємною частиною Сінгапурського договору.

В п. 4 Правила 9, який присвячено виняткам стосовно відновлення прав на основі п. 2 ст. 14 договору, вказано буквально наступне: «Виключеннями, згаданими у пункті 3 статті 14, є випадки недотримання строку: … iii) для сплати збору за поновлення; …»

Аби виключити сумніви щодо правильності перекладу норми українською мовою, прошу звернутись до тексту англійською: «[Exceptions Under Article 14(3)] The exceptions referred to in Article 14(3) are the cases of failure to comply with a time limit … (iii) for payment of a renewal fee …» Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks.

Виходить, що недотримання власником знаку строку для сплати збору за його поновлення є винятком для застосування норми, яка зобов’язує Установу (не суд) відновити права власника реєстрації?

Сподіваюсь, читач оцінив ситуацію: власник ТМ пропустив строк продовження дії на 5 років, але згадав, що завбачливо уклав ліцензійний договір щодо цього знаку з фізичною особою. Йому пощастило, адже в ЛД була фраза, що обов’язок продовжити ТМ покладено на ліцензіата (бо ще 10 років тому передбачив настання такої події і вжив належні заходи).

Суд визнав словесний знак «КАШТАН» добре відомим для морозива станом і зобов’язав ДСІВ опублікувати відомості про це. Також суд зобов’язав ДСІВ відхилити реєстрацію заявки на знак, яку подав відповідач, а самого відповідача зобов’язав виконати умову ЛД та подати до ДСІВ клопотання про продовження строку дії ТМ 37310. ДСІВ має внести до держ.реєстру відомості про продовження строку дії свідоцтва та опублікувати їх у бюлетені.

Словесне позначення КАШТАН, окрім цієї справи, визнано добревідомим знаком (на підставі свідоцтва № 19356) заочним рішенням Комінтернівського районного суду м. Харькова від 21.08.2015 у справі № 641/7794/15.

Якщо не погоджуєтесь із викладеною точкою зору – запрошую до дискусії, якщо маєте власні знахідки із серії юридичного креативу – запрошую ділитись посиланнями і оглядами.

Якщо пост сподобався – поділіться ним і підписуйтесь на наш блог.