Збитки власника ТМ, ліцензіата-імпортера та покупця при продажі контрафакту

Якщо особа умисно виготовила і продала контрафактний товар, як правило збитків зазнали: власник торговельної марки (ТМ), продавець оригінального товару та покупець контрафактного товару. Але нехай спробують довести це в українському суді! Ми розповідали про альтернативні способи доведення збитків при незаконному використанні ТМ в Інтернеті.

Правило, що збитки відшкодовуються в повному обсязі (ч. 3 ст. 22 ЦКУ) наштовхується на обов’язок довести конкретну суму. Навіть якщо позивач довів наявність всього складу цивільного правопорушення у поведінці відповідача, суд не бажає визначити розмір збитків, бо легше відмовити.

Проблема доведення збитків не менш актуальна для більшості європейських країн. Критикуючи наявну ситуацію європейські оглядачі вказують, що метою стягнення збитків є: (1) повернення потерпілого в стан, який існував до вчинення порушення; (2) стимулювання порушника не вчиняти подібне в майбутньому. Детальніше читайте у дослідженні «Damages in Intellectual Property Rights» (2010). Також рекомендую главу 20 «Damages» в The Enforcement of Intellectual Property Rights. A Case Book WIPO 2012.

Пропоную змоделювати як могла б виглядати ідеальна справа про стягнення збитків з особи, яка продавала контрафактний товар на прикладі господарської справи № 21/118-10.

Позивачі: іноземна компанія – власник торговельної марки (ТМ) та українська компанія, яка продає оригінальну продукцію і одержала виключну ліцензію на території України (називатимемо їх позивач-власник і позивач-ліцензіат).

Відповідач: українська компанія, яка виробляла та продавала на території України неякісні товари під ТМ без згоди її власника чи виключного ліцензіата.

Вимоги: стягнути на користь позивача-ліцензіата упущену вигоду в розмірі 2,1 млн грн та моральну шкоду в розмірі 100 000 грн.

Покупець (компанія, яка не стала третьою особою в цій справі, але договір із якою став ключовим доказом) придбав у відповідача партію товарів на суму 2,1 млн грн, при цьому був впевнений, що останній є офіційним дистриб’ютором товарів позивача-власника.

Далі покупець використав контрафактний товар (гербіциди) на полях, однак одержав незадовільний результат. У висновку експертизи державного інституту сказано, що препарати не можуть бути використані за призначенням, оскільки вміст діючих речовин не відповідає «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні». Покупець повідомив позивача-ліцензіата про факт продажу відповідачем контрафактної продукції, оскільки розраховував, що всесвітньо відома ТМ асоціюється з виробництвом високоякісних хімічних препаратів.

Стягнути дохід продавця контрафакту на користь імпортера-ліцензіата

Суд погодився, що продаж відповідачем товарів з неправомірно нанесеними ТМ, позбавив позивача, як власника виключної ліцензії в України, можливості отримати прибуток від продажу такої ж кількості оригінальної продукції. Суд дійшов висновку про доведеність розміру завданих позивачу-ліцензіату збитків у вигляді упущеної вигоди, що дорівнюють вартості проданого відповідачем контрафактного товару.

Неправомірна поведінка відповідача полягає у отриманні ним, а не офіційним дистриб’ютором продукції в України, прибутку від її продажу у розмірі 2,1 млн грн, що є підтвердженням наявності причинного зв’язку між протиправною поведінкою відповідача та збитками позивача-ліцензіата.

Господарський суд Київської області у рішенні від 12.01.2011 р. стягнув 2,1 млн грн упущеної вигоди.

В апеляційній скарзі відповідач намагався зменшити суму збитків. Суд призначив судово-економічну експертизу, однак КНДІСЕ вказав, що поставлені питання є ревізійними, так як потребують визначення кількості та вартості предметів, наявних та поставлених відповідачем, суми перерахованих грошових коштів, розміру збитків від продажу препаратів, що до завдань судово-економічної експертизи не відносяться.

Апеляція так пояснила причинно-наслідковий зв’язок між діями відповідача і збитками позивача-ліцензіата: покладаючись на репутацію позивачів, як виробників та продавців високоякісних пестицидів, покупець дійсно мав намір придбати оригінальну продукцію, але придбав контрафактний товар відповідача.

Якби відповідач не здійснив поставку покупцю фальсифікованих пестицидів, то покупець, на думку суду, придбав би оригінальну продукцію у позивача-ліцензіата на суму 2,1 млн грн. У результаті цього другий позивач поніс збитки у вигляді упущеної вигоди, розмір якої дорівнює ціні придбаного контрафактного товару.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 12.09.2011 р. рішення суду першої інстанції залишено в силі. ВГСУ постановою від 08.11.2011 р. залишив рішення попередніх інстанцій без змін, а касаційну скаргу – без задоволення.

Чи є різниця між доходом і прибутком порушника ТМ?

Неодержаним прибутком ліцензіата за позовом про відшкодування збитків, завданих порушенням прав на ТМ, є, зокрема, можливе збільшення майна позивача у випадку відсутності порушення належного йому права (п. 14 Оглядового листа ВГСУ від 17.04.2006 №01-8/847).

Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв’язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право (абзац 2 ч. 3 ст. 22 ЦКУ).

Отже є два показника, на які суд може орієнтуватись при визначенні розміру упущеної вигоди: (1) дохід, який ліцензіат міг би реально одержати, якби його право не було порушене або (2) дохід, який одержала особа внаслідок порушення прав позивача.

Цікаво, що Господарський кодекс України в ч. 1 ст. 225 вказує, що до складу збитків входить неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати.

Схоже, що поняття «дохід» і «прибуток» легко ототожнити, хоч це помилка. Дохід – це кошти, отримані підприємцем від реалізації творів, робіт і послуг. Прибуток – це дохід мінус витрати на купівлю товарів, рекламу та ін.

В нашій справі вимогу про стягнення упущеної вигоди від продажу контрафактного товару заявив не виробник (який є власником ТМ), а імпортер товару (який є ліцензіатом), тому з’ясуємо різницю між доходом і прибутком позивача-ліцензіата і порушника.

Виробник виготовляє товар і продає його по оптовій ціні імпортеру. Імпортер продає товар з націнкою оптово-роздрібним продавця в своїй країні. Припустимо, що імпортер придбав одиницю товару за 100 грн, а продав за 130 грн. Його дохід склав 130 грн, але якщо відняти витрати на купівлю товару, отримає розмір прибутку, який становить 30 грн. Насправді від цього прибутку слід відняти ще й операційні витрати (наприклад, на рекламу і просування товару) і податки (наприклад, 10 грн), тоді чистий прибуток складе 20 грн. Отже, дохід імпортера – 130 грн, а прибуток – 20 грн.

Упущена вигода ліцензіата-імпортера від продажу контрафакту

Перший варіант обрахунку: прибуток, який ліцензіат міг би реально одержати, якби його право не було порушене.

Позивач має надати суду документи, які свідчать про ціну, за яку він купив би у виробника (власника ТМ) стільки аналогічної оригінальної продукції, скільки покупець купив контрафакту у відповідача. Позивач-ліцензіат надав би документи, що свідчать про ціну продажу такої продукції кінцевим споживачам. Неодержаний прибуток дорівнював би різниці між доходом позивача-ліцензіата від продажу і витратами на купівлю (+ операційні витрати та податки).

Тут ми не торкаємось питання статусу імпортера як суб’єкта виключної ліцензії в Україні в якості доказу причинно-наслідкового зв’язку купівлі оригінального товару лише у позивача-ліцензіата, адже формально це не є забороною іншій компанії ввезти оригінальну продукцію.

Другий варіант обрахунку: розмір упущеної вигоди не може бути меншим від прибутку, одержаного порушником.

Якщо позивач припускає, що дохід порушника перевищує дохід позивача, тоді суд мав би витребувати у відповідача документи про витрати на купівлю або виробництво контрафактного товару. Розмір доходу відомий (2,1 млн грн), а сам порушник був би зацікавлений довести якогомога менший розмір прибутку, надаючи докази витрат на купівлю чи виробництво контрафактного товару (+ операційні витрати та податки).

Хіба справедливо пропонувати вигідний порушнику варіант обчислення упущеної вигоди?

До виробника контрафакту можливо застосувати метод ліцензійних платежів (які порушник заплатив, якби діяв з дотриманням прав), але якщо якість товарів значно нижче, це виключає навіть потенційну можливість надання дозволу. До продавця контрафактного товару метод неотриманого роялті не підходить, адже відсутня підстава для стягнення ліцензійного платежу з продавця оригінального товару.

Насправді найбільші збитки виникли не у продавця оригінальної продукції, а у покупця контрафактного товару і у власника торговельної марки.

Збитки покупця контрафактного товару

Покупець контрафактного товару відмовився платити за нього. Між ним і відповідачем виник спір, але ВГСУ постановою у справі № 15/159-09-5430 від 11.05.2010 р. залишив в силі рішення про обов’язок сплатити за поставлений товар.

Не коментуючи це рішення, зазначу, що покупець мав би подати позов про розірвання договору купівлі продажу контрафактних пестицидів на підставі ч. 2 ст. 651 ЦКУ – договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною.

Істотним є таке порушення, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Очевидно, продаж товару, що є підробкою оригінального товару і якісні характеристики якого не відповідають вимогам нормативів, буде істотним порушенням.

Якщо договір розірваний у зв’язку з істотним порушенням договору, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих розірванням договору (ч. 5 ст. 653 ЦКУ).

В якості реальних збитків (витрати, які особа мусить зробити для відновлення порушеного права) може бути вартість такої ж кількості оригінальних пестицидів, а в якості упущеної вигоди – зменшений обсяг врожаю через використання неякісних пестицидів. Якщо покупець раніше використовував оригінальні товари позивачів, то зможе надати докази різниці у врожаях.

Друга можлива підстава для розірвання – якщо в договорі вказана гарантія оригінальності продукції і у випадку її порушення у покупця є право на розірвання договору, стягнення сплачених коштів і відшкодування збитків. Це обов’язкова умова, адже вона дозволить не доводити в суді розмір упущеної вигоди і вимагати стягнення всієї вартості товару.

Ділова репутація власника ТМ як майно

У справі № 21/118-10 суд лаконічно відмовив в компенсації моральної шкоди через недоведеність її розмір та сукупність всіх елементів складу правопорушення, яке тягне відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок розповсюдження продукції, із неправомірним використанням ТМ, що призвело до негативних наслідків для ділової репутації обох позивачів.

По відношенню до класичних реальних збитків ЦКУ веде мову про знищення або пошкодження майна. Звісно торговельна марка і виключні майнові права на її використання є ідеальною категорією, яку фізично знищити неможливо. Втім, пошкодити цілком реально – наприклад, шляхом розмивання або шляхом зменшення її вартості.

Не можу не процитувати фрагмент з «Damages in Intellectual Property Rights» (2010): «Експерти відзначають як негативні економічні наслідки: втрата частки на ринку, шкода іміджу та репутації, зменшення розрізняльної здатності, зниження ціни оригінального товару, розмивання знаку та інші. Думки розходяться щодо того як слід розцінювати збитки для репутації та розмивання ТМ: як моральну чи як суто матеріальну шкоду». Через складність доведення розміру таких непрямих втрат найкраще підходить застосування одноразового грошового стягнення («lump-sum»).

Для прикладу, в Бельгії для доведення шкоди репутації ТМ приймають «market surveys or polls, documents proving the presence of the TM within a particular sector, advertisements», в Греції «copies of last Interbrand report, sales volumes, published articles, market searches, advertising campaigns), evidence relating to risk of confusion/dilution (market searches, letters of complaints evidencing consumer confusion, witnesses)».

Слід розвернути підхід до стягнення шкоди, нанесеної репутації власника ТМ на 180 градусів: від захисту особистого немайнового пряма шляхом стягнення моральної шкоди (довести розмір якої завжди було важко, адже єдина методика не містить потрібних критеріїв), перейти до стягнення збитків від шкоди завданої репутації власника ТМ як виду майна.

Для цього не треба вносити зміни в Цивільний кодекс України, адже мова йде про застосування практики ЄСПЛ в частині ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про мирне володіння майном.

В 1986 році у рішення по справі Van Marle & Ors v The Netherlands (1986) 8 EHRR 483 заявники посилались на те, що внаслідок прийнятих рішень їх доходи та вартість гудвілу зменшились. Вони зазнали втручання у здійснення свого права на мирне володіння майном та на часткове позбавлення права на компенсації.

Що стосується можливої втрати клієнтури, то суд визнав, що «гудвіл» дійсно може бути елементом економічної вартості компанії і є невід’ємною частиною майна, яким володіє компанія. Суд погодився, що «гудвіл» може бути «… пов’язаний із правом власності, втіленим у статті 1: в результаті власної роботи заявники утворюють мережу постійних клієнтів, що має характер приватного права і становить майно і, відповідно, володіння в сенсі статті 1».

Цією статтею я хотів би надихнути молодих юристів читати і сприймати підходи до визначення розміру збитків, брати аргументи. Рано чи пізно українські судді змушені будуть визначитись і почати застосовувати сучасні підходи. Ніхто не змушує сліпо копіювати досвід інших країни — можна зробити свій вибір. Але якщо цей вибір буде некомпетентним, вірогідність, що він виявиться помилковим збільшується. Платити за ці помилки будуть сторони в реальних судових спорах.

Якщо стаття сподобалась — поділіться нею і підписуйтесь на блог.